2.3. Vorlage durch eine Beschwerdekammer
2.3.3 Relevanz der Vorlagefrage für den Ausgangsfall
Die Vorlagefrage darf im Ausgangsverfahren nicht nur von theoretischer Bedeutung sein. Dies wäre dann der Fall, wenn die vorlegende Kammer unabhängig von der Beantwortung der Vorlagefrage zu derselben Entscheidung käme (G 3/98, ABl. 2001, 62, G 2/99, ABl. 2001, 83; s. auch T 547/08). Die Vorlagefrage muss für die Entscheidung in der ihr zugrunde liegenden Sache maßgeblich sein (G 2/04, ABl. 2005, 549; T 2136/16), oder die Große Beschwerdekammer muss davon überzeugt sein, dass "eine Beantwortung der ihr vorgelegten Rechtsfragen für jede der Kammern erforderlich ist, um das jeweils anhängige Verfahren auf der richtigen Rechtsgrundlage zum Abschluss zu bringen" (G 1/05 date: 2007-06-28, ABl. 2008, 271, G 1/06, ABl. 2008, 307; s. auch G 2/06, ABl. 2009, 306). In T 154/04 (ABl. 2008, 46; s. auch J 16/90, ABl. 1992, 260; sowie T 1044/07) stellte die Kammer fest, dass die Antwort auf die Vorlagefrage "für die Entscheidung der betreffenden Beschwerde wesentlich" sein muss.
In T 520/01 (s. auch T 787/06) verwies die Kammer auf G 3/98, widerrief das Patent aus anderen Gründen als denjenigen, die mit der vorzulegenden Frage zusammenhingen, und wies den Vorlageantrag des Beteiligten zurück. In T 469/92 gab die Kammer dem Hauptantrag des Beschwerdeführers statt und prüfte daher seinen hilfsweise gestellten Antrag auf Vorlage nicht.
In G 1/98 (ABl. 2000, 111) betraf eine der Vorlagefragen der Kammer Einwände, über die der Beschwerdeführer zuvor nicht unterrichtet worden war. Dieser erklärte sich gegenüber der Großen Beschwerdekammer bereit, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Angesichts dieser Tatsache erschien der Großen Beschwerdekammer die Relevanz der Vorlagefrage zweifelhaft und deren Beantwortung unangemessen. In G 7/95 (ABl. 1996, 626; s. auch G 9/92 vom 22. Juni 1993 date: 1993-06-22) erachtete die Große Beschwerdekammer angesichts der Sachlage in dem der Vorlageentscheidung zugrunde liegenden Fall eine Beantwortung der Vorlagefrage ebenfalls nicht für erforderlich.
In G 1/09 (ABl. 2011, 336) legte eine Kammer der Großen Beschwerdekammer eine Frage dazu vor, ob eine zurückgewiesene Patentanmeldung nach R. 25 EPÜ 1973 (R. 36 EPÜ; Teilanmeldungen) weiterhin anhängig ist, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, die Beschwerdefrist aber noch läuft. In ihrer Stellungnahme nach Art. 9 VOGBK warf die Präsidentin des EPA zwei weitere Fragen auf, nämlich, ob eine Anmeldung nach der Patenterteilung in einem solchen Fall immer noch anhängig ist und ob die Einlegung einer unzulässigen Beschwerde die Anhängigkeit über den Ablauf der Beschwerdefrist hinaus erhalten kann. Die erste Zusatzfrage wurde, obwohl für die Entscheidung im Ausgangsfall nicht relevant, von der Großen Beschwerdekammer in einem obiter dictum beantwortet, während die zweite als nicht unter die Vorlageentscheidung fallend erachtet wurde.
In G 2/03 (ABl. 2004, 448) hielt die Große Beschwerdekammer fest, dass die vorlegende Kammer nicht alle materiellrechtlichen Erfordernisse geprüft habe und die Vorlagefrage sich letztlich als irrelevant erweisen könne. Unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Prüfungsreihenfolge, wonach die Vorlagefrage (zur Zulässigkeit von Disclaimern) vor den materiellrechtlichen Erfordernissen wie erfinderische Tätigkeit geprüft wird, erachtete die Große Beschwerdekammer die Vorlage dennoch als zulässig. In G 2/99 (ABl. 2001, 83) bezweifelte die Große Beschwerdekammer, ob die Antwort auf die Vorlagefrage sich auf die Entscheidung im Ausgangsverfahren auswirken würde, erklärte die Vorlage aber im Interesse der Verfahrenseffizienz für zulässig. In G 2/07 (ABl. 2012, 130) wurden die Vorlagen für zulässig erachtet, "und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich alle Aspekte, die die Vorlagefragen theoretisch implizieren könnten, beantwortet werden müssen".
In G 1/14 wurde die Frage vorgelegt, ob eine Beschwerde unzulässig ist oder als nicht eingelegt gilt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist erfolgen (s. Kapitel V.A.11.3. "Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt"). R. 126 (1) EPÜ war bis 1. April 2015 dem Wortlaut nach auf die "Zustellung durch die Post" mittels "eingeschriebenen Brief mit Rückschein" beschränkt (seitdem: "Zustellung durch Postdienste" mittels "eingeschriebenen Brief mit Rückschein oder gleichwertigem Beleg"). Die Große Beschwerdekammer sah die Zustellung der erstinstanzlichen Entscheidung durch den Kurierdienst UPS als nicht von R. 126 (1) EPÜ alte Fassung gedeckt an, weswegen die Annahme der vorlegenden Kammer, die Beschwerde sei nicht fristgerecht eingelegt worden, entfalle. Da sich dies auf die Erforderlichkeit der Vorlage auswirke, wies die Große Beschwerdekammer diese als unzulässig zurück.
- T 758/20
Catchword:
Decision G 1/21 cannot be read as restricting the possibility of summoning for oral proceedings by videoconference contrary to the will of one of the parties only in the case of a general emergency. G 1/21 does not exclude that there are other circumstances specific to a case that justify the decision not to hold the oral proceedings in person.
- T 116/18
Catchword:
- Binding effect of a referring decision (see Reasons, points 9 to 9.4.5)
- Interpretation of order no. 2 of G 2/21 (see Reasons, points 10 to 11.14, in particular points 11.10 and 11.14)
- Submissions based on earlier decisions of the boards of appeal
- admittance into the appeal proceedings (see Reasons, points 32 to 32.4, in particular point 32.3)- T 439/22
Zusammenfassung
In T 439/22 the interpretation of the term "gathered sheet" in claim 1 was decisive to assess novelty. In particular, the prior-art document D1 disclosed – in addition to all other features of the claim – a tobacco sheet spirally wound. The board stated that a skilled person in the current technical field would understand the term "gathered sheet", when read in isolation, as defining a sheet folded along lines to occupy a tridimensional space. Accordingly, when assigning this usual meaning to the term, the subject-matter of claim 1 would have to be regarded as novel. However, if the same term was read in a broader but still technically meaningful manner in view of the definition in paragraph [0035] of the description, the subject-matter of claim 1 would lack novelty. Said paragraph [0035] establishes that "the term "gathered" denotes that the sheet of tobacco material is convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod."
The board examined the case law of the boards and concluded that it was divergent on the following questions, which were all decisive for the case in hand:
- legal basis for construing patent claims
- whether it is a prerequisite for taking the figures and description into account when construing a patent claim, that the claim wording, when read in isolation, be found to be unclear or ambiguous
- extent to which a patent can serve as its own dictionary
According to the board, a decision of the Enlarged Board of Appeal was also required because a point of law of fundamental importance had arisen, since claim construction by the EPO had to be seen within the greater context of the patent protection system as a whole. To provide an overview on claim interpretation in validity and enforcement proceedings, the board took into account decisions of national courts in France, Germany and United Kingdom as well as two recent decisions of the Court of Appeal of the Unified Patent Court (Nanostring v 10x Genomics, UPC CoA 335/2023, App 576355/2023 of 26 February 2024; VusionGroup v Hanshow (APL 8/2024, ORD 17447/2024) of 13 May 2024).
The board concluded that, in order to come to a decision in the case at hand, three questions first had to be answered, both to ensure the uniform application of the law and because a point of law of fundamental importance had arisen. The board thus referred the following questions to the Enlarged Board (referral pending under G 1/24 – Heated aerosol):
1. Is Art. 69(1), second sentence EPC and Art. 1 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC to be applied to the interpretation of patent claims when assessing the patentability of an invention under Art. 52 to 57 EPC? [see points 3.2, 4.2 and 6.1 of the Reasons]
2. May the description and figures be consulted when interpreting the claims to assess patentability and, if so, may this be done generally or only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation? [see points 3.3, 4.3 and 6.2 of the Reasons]
3. May a definition or similar information on a term used in the claims which is explicitly given in the description be disregarded when interpreting the claims to assess patentability and, if so, under what conditions? [see points 3.4, 4.4 and 6.3 of the Reasons]
- Sammlung 2023 “Abstracts of decisions”