4.1.2 Erforderliche zusätzliche Recherche: beschränktes Ermessen der Prüfungsabteilung

In T 1515/07 stellte die Kammer fest, dass unter gewöhnlichen Umständen eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden muss, wenn eine Recherche gemäß R. 63 EPÜ ausgeblieben ist. Die Rechtsprechung räumt diesbezüglich ein Ermessen ein, doch ist dieses Ermessen auf die besonderen Fälle beschränkt, in denen Merkmale notorisch bekannt oder vom Anmelder ausdrücklich als bekannt anerkannt worden sind. In allen anderen Fällen muss eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden. Die Prüfungsabteilung hatte es für nicht "erforderlich" gehalten, eine Recherche durchzuführen, weil es ohnehin möglich sei, zu einer Entscheidung zu gelangen. Die Kammer stellte fest, dass die Prüfungsabteilung dadurch, dass sie eine offensichtlich erforderliche zusätzliche Recherche nicht durchgeführt hatte, einen wesentlichen Verfahrensfehler im Sinne von R. 103 (1) a) EPÜ begangen hatte. Daher entspreche die Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

In T 1242/04 (ABl. 2007, 421) wurde festgestellt, dass die Durchführung einer Recherche nur dann nach R. 45 EPÜ 1973 abgelehnt werden kann, wenn sie überhaupt nicht möglich ist. Ob die Recherchenabteilung davon ausgeht, dass das Ergebnis der Recherche für die Sachprüfung von Nutzen sein wird, ist hierbei irrelevant. Ist eine Recherche aber dennoch einmal unterblieben, obwohl sie hätte durchgeführt werden können (und müssen), so ist die Prüfungsabteilung nicht verpflichtet, aus rein formalen Gründen eine zusätzliche Recherche durchzuführen, wenn sie eine Zurückweisung der Anmeldung aufgrund eines Stands der Technik, der entweder so bekannt ist, dass es keines schriftlichen Nachweises bedarf, oder der vom Anmelder als bekannt anerkannt wird, für gerechtfertigt hält. In allen anderen Fällen ist eine zusätzliche Recherche durchzuführen.

In T 690/06 war die Kammer im Hinblick auf das Verfahren vor der Prüfungsabteilung der Auffassung, dass diese eine zusätzliche Recherche hätte durchführen müssen, da die Merkmale der Partitionierung der Datenbank und ihrer Zugriffskontrolle weder nichttechnisch noch notorisch bekannt waren. In Befolgung der Grundsätze aus T 1242/04 stellte die Kammer fest, solange keine Recherche durchgeführt worden sei, dürfe eine Prüfungsabteilung eine Anmeldung in der Regel nicht wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückweisen, wenn die beanspruchte Erfindung zumindest ein technisches Merkmal enthalte, das nicht notorisch bekannt sei. Der Begriff "notorisch" sei eng auszulegen. S. auch T 918/14.

Nach dem Verständnis der Kammer in T 1411/08 impliziert der Begriff "notorisch", dass es nicht auf technische Details ankommt. Die Kammer befand, dass in Fällen, in denen die Recherchenabteilung beschlossen hat, keine Recherche durchzuführen, die Prüfungsabteilung nicht immer eine "zusätzliche Recherche" durchführen müsse, bevor sie einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhebe. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es möglich, einen Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ohne druckschriftlichen Stand der Technik zu erheben ... Dies sollte dann statthaft sein, wenn ein derartiger Einwand auf "notorisches" Fachwissen gestützt wird oder unstreitig dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist (T 1242/04, ABl. 2007, 421). Solche Fälle seien aber die Ausnahme; ansonsten sei eine Recherche unerlässlich. Die Prüfungsabteilung hätte sicherstellen können und müssen, dass eine Recherche durchgeführt wird, bevor sie die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückwies. Die Kammer entschied, dass die Unterlassung einer "zusätzlichen Recherche" einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

In T 1924/07 entschied die Kammer, dass die Erklärung des Anmelders in der ursprünglichen Anmeldung, wonach ein bestimmter Stand der Technik bekannt sei, in der Regel kein ausreichender Grund für den Verzicht auf eine zusätzliche Recherche ist. Auf die zusätzliche Recherche kann nur dann verzichtet werden, wenn alle technischen Merkmale eines Anspruchs dem allgemein bekannten Stand der Technik entsprechen.

In T 2299/10 beruhte die angefochtene Entscheidung unter anderem auf dem Einwand, der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch. Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde hatte eine Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT abgegeben, wonach kein internationaler Recherchenbericht erstellt würde. Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wurde ebenfalls nicht erstellt. Obwohl keine Recherche durchgeführt worden war, nahm die Prüfungsabteilung eine Prüfung der Anmeldung vor. Dies ist jedoch nur in außergewöhnlichen Fällen möglich; der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge kann von einer zusätzlichen Recherche nach relevantem Stand der Technik nur dann abgesehen werden, wenn die technischen Merkmale der Ansprüche als "notorisch" anzusehen sind, d. h. wenn sie allgemein gehalten und so bekannt sind, dass dem vernünftigerweise nicht widersprochen werden kann (s. T 1411/08). Nach Ansicht der Kammer gingen die technischen Merkmale über das bloße allgemeine Fachwissen hinaus und waren nicht als "notorisch" anzusehen. Die Tatsache, dass ein Anmelder in der ursprünglichen Anmeldung einräumt, dass ein bestimmter Stand der Technik bekannt ist, ist im Allgemeinen kein ausreichender Grund, von einer zusätzlichen Recherche abzusehen, da eine solche Erklärung zurückgenommen oder eingeschränkt werden kann (was auch häufig geschieht). Zudem könnte dies nur in Fällen gelten, in denen sämtliche technische Merkmale des Anspruchs als bekannt anerkannt werden (s. T 1924/07). Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer die erwähnten relevanten Merkmale von Anspruch 1 jedoch nicht als bekannt anerkannt. Anspruch 1 konnte daher nicht ohne Kenntnis des relevanten, druckschriftlich nachgewiesenen Stands der Technik abschließend auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft werden. Hinsichtlich des betreffenden Antrags war folglich eine Recherche nach relevantem Stand der Technik durchzuführen. Dies machte eine Zurückverweisung der Angelegenheit zur Durchführung einer zusätzlichen Recherche und zur weiteren Prüfung erforderlich.

In T 2249/13 hatte der Beschwerdeführer die Rechtmäßigkeit der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden (ABl. 2007, 592) bezweifelt, in der bekannt gemacht worden war, dass für Ansprüche auf Geschäftsmethoden keine Recherche durchgeführt wird. Er war der Meinung, dass eine solche Unterscheidung nicht gerechtfertigt sei und, dass sich das EPA unrechtmäßig bereichert habe, weil es eine Recherchengebühr erhalten, aber keine Recherche durchgeführt habe. Ferner könne die No-Search-Erklärung der Recherchenabteilung nicht als europäischer Recherchenbericht nach R. 63 (2) EPÜ gelten, weil die Recherchenabteilung R. 63 (1) EPÜ missachtet und den Beschwerdeführer nicht aufgefordert habe, eine Erklärung mit Angaben zu dem zu recherchierenden Gegenstand abzugeben. Die Kammer führte aus, dass sie das EPÜ und die zugehörigen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung anwende. Die Gebührenordnung sehe keine Rückerstattung der Recherchengebühr im Fall einer No-Search-Erklärung nach R. 63 EPÜ vor. Laut R. 63 (2) EPÜ gelte eine solche No-Search-Erklärung als europäischer Recherchenbericht. Auch die Tatsache, dass die Recherchenabteilung gegen R. 63 (1) EPÜ verstoßen habe (indem sie den Beschwerdeführer nicht zur Abgabe einer Erklärung aufgefordert habe), ändere nichts an der Rechtslage. Die Handlungen der Recherchenabteilung könnten von der Kammer nicht überprüft werden (Art. 106 (1) EPÜ), was aus demselben Grund auch für den Umstand gelte, dass sich die Recherchenabteilung auf die Mitteilung des EPA vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden gestützt habe. Die Kammer war deshalb der Ansicht, dass der Antrag auf (teilweise) Erstattung der Recherchengebühr unzulässig war.

In T 1895/13 schloss sich die Kammer der Argumentation in T 2249/13, Nrn. 24 bis 29 der Gründe an und erklärte, sie könne das EPÜ und die zugehörigen Vorschriften nur so anwenden, wie sie lauteten. Art. 9 (1) der Gebührenordnung sehe eine Rückerstattung der Recherchengebühr nur vor, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen wird, in dem das Amt mit der Erstellung des Recherchenberichts noch nicht begonnen hat, nicht aber im Fall einer No-Search-Erklärung nach R. 63 EPÜ. Zudem könne davon ausgegangen werden, dass die Recherchenabteilung den Anspruchssatz vor ihrer Entscheidung, eine No-Search-Erklärung zu erlassen, analysiert habe; somit könne nicht behauptet werden, dass sich das EPA unrechtmäßig bereichert habe. Die Kammer sei auch nicht dafür zuständig, über Ersatzforderungen für angeblich vom EPA bei der Durchführung eines Patent­erteilungs­verfahrens verursachte Schäden zu befinden (s. J 14/87, ABl. 1988, 295).