6.3. Anwendbarkeit von Regel 64, (früherer) Regel 164 (2) EPÜ oder Regel 137 (5) EPÜ

In T 708/00 (ABl. 2004, 160) stellte die Kammer hinsichtlich des vorbereitenden Dokuments CA/12/94 fest, auf das in der EPA-Mitteilung im ABl. 1995, 409, abgestellt wird, dass R. 86 (4) EPÜ 1973 (R. 137 (5) EPÜ) den Fall regeln solle, dass in Antwort auf den ersten Prüfungsbescheid geänderte Ansprüche eingereicht würden, die sich auf nicht recherchierte Gegenstände bezögen. Sie sei nicht auf den Fall anwendbar, dass der Anmelder ungeachtet der Aufforderung nach R. 46 (1) EPÜ 1973 (R. 64 (1) EPÜ) keine Recherchengebühr für eine uneinheitliche Erfindung entrichtet habe, s. auch G 2/92, ABl. 1993, 591. Diese beiden Regeln seien komplementärer Natur.

In der Rechtssache T 1285/11 (s. oben), wo nach dem Einwand mangelnder Einheitlichkeit der ISA keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet worden waren, hatte die Prüfungsabteilung die Anmeldung sowohl aufgrund von R. 137 (5) EPÜ als auch aufgrund der R. 164 (2) EPÜ in der damals geltenden Fassung zurückgewiesen. Unter Hinweis auf T 708/00 (ABl. 2004, 160), die oben erwähnte Mitteilung und die Richtlinien stellte die Kammer fest, dass R. 137 (5) EPÜ nicht verletzt worden war, weil der Gegenstand der geänderten Ansprüche bereits in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen vorhanden gewesen war. Bezüglich der früheren R. 164 (2) EPÜ befand die Kammer, dass es prima facie ein Merkmal gab, das als "besonderes technisches Merkmal" (R. 44 (1) EPÜ) angesehen werden konnte und das gemäß Art. 82 EPÜ die Einheitlichkeit zwischen "Erfindung 1" und "Erfindung 2" herstellte. Die Entscheidung wurde aufgehoben und die Sache zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Hinzuweisen ist auch auf Kapitel IV.B.5. "Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand – Regel 137 (5) EPÜ".