b) Entscheidungen vor G 2/21 

In den folgenden Entscheidungen, die alle vor G 2/21 (ABl. 2023, A85) ergingen und die (großteils) in G 2/21 auch von der Großen Beschwerdekammer analysiert wurden, wird noch auf die Begriffe der Plausibilität und der Unplausibilität und damit auf Konzepte Bezug genommen, für die die Große Beschwerdekammer in G 2/21 keine Rechtsgrundlage im EPÜ sah (s. Nr. 92 der Entscheidungsgründe). Allerdings, wie in Kapitel I.D.4.3.3 a) bereits ausgeführt, betonte die Große Beschwerdekammer, dass sie dieser Rechtsprechung als gemeinsame Basis entnehme, dass es im Kern um die Frage gehe, was der Fachmann – ausgehend vom allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – als technische Lehre der beanspruchten Erfindung verstehe. Diese Auffassung wandte die Große Beschwerdekammer auf die analysierten Entscheidungen an, um ihre eigene Auffassung zu überprüfen und gelangte zu der Überzeugung, dass das Ergebnis in keinem einzigen Fall anders ausgefallen wäre als die tatsächliche Feststellung der jeweiligen Beschwerdekammer.

i) Allgemeine Überlegungen

In T 1329/04 hat die Beschwerdekammer nachveröffentlichte Beweismittel nicht berücksichtigt und letztlich die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands verneint, weil die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine ausreichenden Beweise enthielt, um zumindest glaubhaft zu machen, dass für die angeblich gelöste Aufgabe auch tatsächlich eine Lösung gefunden worden war (dass GDF-9 tatsächlich ein Wachstumsdifferenzierungsfaktor sei). Da die nachträglich veröffentlichten Beweisstücke als die erste über bloße Spekulation hinausgehende Offenbarung angesehen wurden, könnten sie daher nicht berücksichtigt werden. Selbst wenn die Umstände es erlaubten, auch ergänzende nachveröffentlichte Beweismittel zu berücksichtigen, dürften diese nicht als einzige Grundlage für die Feststellung herangezogen werden, dass die Anmeldung tatsächlich die Aufgabe löse, deren Lösung sie in Anspruch nehme (s. auch T 861/08, T 778/08, T 415/11, T 1791/11, T 1285/13 T 488/16, T 1099/16, T 212/17, T 1322/17).

In zahlreichen anderen Entscheidungen wurde befunden, dass nachveröffentlichte Beweismittel nur zur Stützung der aus der Anmeldung ableitbaren Lehre verwendet werden könnten (s. z. B. T 716/08, T 578/06, T 861/08, T 1196/12, T 2315/13, T 377/18).

Zur Qualität der Beweismittel in der Anmeldung führte die Kammer in T 716/08 aus, dass der eindeutige Beweis für die Erzielung einer Wirkung keine Voraussetzung für die Plausibilität der Wirkung sei. S. auch T 266/10, in dem die Kammer erklärte, dass der eindeutige Beweis für die Erzielung der Wirkung in der Offenbarung des Streitpatents keine Voraussetzung für die Plausibilität der Wirkung der vorgeschlagenen Modifikationen sei.

In T 578/06 wies die Kammer darauf hin, dass das EPÜ keinen experimentellen Nachweis der Patentierbarkeit verlangt; eine Offenbarung von Versuchsdaten oder -ergebnissen in der eingereichten Anmeldung und/oder in nachträglich veröffentlichten Beweisstücken ist nicht immer erforderlich, damit als gesichert gilt, dass der beanspruchte Gegenstand die objektive technische Aufgabe löst. Dies gilt insbesondere dann, wenn keine begründeten Zweifel geäußert werden. Die Kammer betonte jedoch, dass es nach der Rechtsprechung (mit besonderem Verweis auf T 716/08, T 1329/04, T 893/02) im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nur dann auf eine Glaubhaftmachung ankommt, wenn im betreffenden Fall begründete Zweifel daran bestehen können, dass die beanspruchte Erfindung geeignet ist, die gestellte technische Aufgabe zu lösen, und es daher keineswegs offensichtlich ist, dass die beanspruchte Erfindung die gestellte Aufgabe löst. S. auch T 2197/09.

In T 2371/13 befand die Kammer hingegen, dass die mangelnde Plausibilität einer Wirkung wegen fehlender Beweise in der Patentanmeldung kein ausreichender Grund ist, um zum Nachweis dieser Wirkung nachgereichte Vergleichsversuche nicht zu berücksichtigen. Würde man die Versuche aus diesem Grund nicht berücksichtigen, widerspräche dies dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz, dem zufolge eine technische Aufgabe ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik zu definieren ist und dieser nicht unbedingt der in der Patentanmeldung genannte sein müsse. Laut der Kammer ist es durchaus üblich, zum Nachweis der erfinderischen Tätigkeit eine technische Wirkung geltend zu machen, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht ausdrücklich genannt ist. Der Einwand, wonach die Erfindung nach der Einreichung der Anmeldung erst noch zu machen war, sei eher eine Frage im Zusammenhang mit Art. 83 EPÜ. Zur "Neuformulierung der technischen Aufgabe" s. auch unten Kapitel I.D.4.4.

In T 31/18 befand die Beschwerdekammer, dass die technische Wirkung, die gemäß dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz für die erfinderische Tätigkeit herangezogen wird, entweder explizit in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt oder zumindest daraus ableitbar sein muss (s. auch Kapitel I.D.4.1.2), aber nicht notwendigerweise von vornherein durch experimentelle Nachweise gestützt sein muss.

ii) Entscheidungen, die nachveröffentlichte Beweismittel nur bei "Plausibilität" der behaupteten technischen Wirkung berücksichtigen

- Nachveröffentlichte Beweismittel berücksichtigt 

In T 1336/04 wies die Kammer darauf hin, dass sich die Lage im vorliegenden Fall von der der Entscheidung T 1329/04 zugrunde liegenden insofern unterscheidet, als die beanspruchte Erfindung aufgrund der Qualität der im Streitpatent angebotenen Beweise ein ernsthafter Lösungsvorschlag für die zu lösende Aufgabe ist. Im vorliegenden Fall bezog sich der Gegenstand des Anspruchs 1 auf neuartige cellulose- oder hemicelluloseabbauende Enzyme, die durch die Homologie ihrer CBDs mit der bekannter Cellulasen gekennzeichnet waren. Auf dieser Grundlage erkannte die Kammer an, dass die Aufgabe zufriedenstellend gelöst ist, und berücksichtigte dabei auch die Offenbarung in einem nachträglich veröffentlichten Dokument.

In T 108/09 stellte die Kammer bei der Anerkennung der Plausibilität den dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall dem Fall in T 1329/04 gegenüber, wo prima facie ernsthafte Zweifel bestanden, dass der Gegenstand die Aufgabe der Erfindung löse. Das Streitpatent dagegen enthielt ausführliche Informationen dazu, wie Fulvestrant formuliert und verabreicht werden muss, damit die gewünschte Wirkung als Mittel der Drittlinientherapie bei Brustkrebs erzielt wird. Die nachveröffentlichten Beweismittel waren bei Weitem nicht die einzige Informationsquelle in Bezug auf die Frage, ob Fulvestrant als Mittel der Drittlinientherapie von Nutzen war, sodass die darin enthaltenen Daten bei der Beurteilung, ob die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe glaubhaft gelöst wurde oder nicht, verwendet werden konnten.

Weitere Beispiele für Fälle, in denen die Kammer die eingereichten nachveröffentlichten Beweismittel berücksichtigt hat, sind T 433/05, T 294/07, T 2134/10, T 872/13, T 1898/15, T 212/17.

- Nachveröffentlichte Beweismittel nicht berücksichtigt 

In T 1791/11 erklärte die Kammer, aus der Patentanmeldung selbst sei ersichtlich, dass noch nicht bekannt sei, welche Varianten die Aufgabe lösen, und dass noch ein Versuch durchgeführt werden müsse, um den behaupteten Vorteil zu bestätigen. Sie kam daher zu dem Schluss, das Patent mache es nicht plausibel, dass der beanspruchte Gegenstand die vom Beschwerdeführer (Patentinhaber) formulierte technische Aufgabe löse, und die experimentellen nachveröffentlichten Beweismittel seien tatsächlich die einzige Grundlage für den Schluss, dass die betreffende Aufgabe plausibel gelöst wurde.

In T 787/14 stellte die Kammer Folgendes fest: Ob die beanspruchte Lösung die Aufgabe tatsächlich löse, d. h. ob der beanspruchte Gegenstand tatsächlich die gewünschte Wirkung erziele, sei auf der Grundlage der Daten in der Anmeldung zu prüfen, um zu vermeiden, dass eine Erfindung auf Wissen gestützt werde, das erst nach dem maßgebenden Stichtag verfügbar war. Nachveröffentlichte Beweismittel dafür, dass der beanspruchte Gegenstand die zugrunde liegende technische Aufgabe löst, könnten nur berücksichtigt werden, wenn ausgehend von der im Patent enthaltenen Offenbarung bereits glaubhaft erscheine, dass die Aufgabe tatsächlich gelöst werde. S. auch T 1442/18.

In T 488/16 stellte die Kammer fest, dass die Frage, ob eine Erfindung plausibel ist, nicht allgemein beantwortet werden könne, weil diese Beurteilung von den Umständen des Einzelfalls abhänge, d. h. von der Art der Erfindung, der Offenbarung der Patentschrift und dem allgemeinen Fachwissen. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass die nachveröffentlichten Dokumente als erste offenbarten, dass zumindest für bestimmte Thiazole, insbesondere für Dasatinib, die behauptete technische Aufgabe tatsächlich gelöst wurde. In Einklang mit der ständigen Rechtsprechung wurden diese Dokumente daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt.

In T 1322/17 stellte die Kammer fest, dass Versuchsdaten nicht immer notwendig seien, um eine bestimmte Wirkung plausibel zu machen. Eine mechanistische Erklärung und/oder allgemeines Fachwissen könnten unter bestimmten Umständen ausreichen. Ergebnisse von Untersuchungen mit unbekannter Anordnung (z. B. Dosierungsanleitung), die nur den Erfindern bekannt sind, könnten bei der Beurteilung der Plausibilität bestimmter Wirkungen dagegen nicht berücksichtigt werden. Eine Erklärung allein, dass eine bestimmte Wirkung herbeigeführt wird (unter Bedingungen, die in den technischen Merkmalen des Anspruchs nicht wiedergegeben sind), mache aufgrund des Fehlens jeglicher stützender Umstände die Erzielung der Wirkung nicht plausibel. Die Kammer befand, dass im vorliegenden Fall die nachveröffentlichten Beweismittel nicht berücksichtigt werden könnten, da eine technische Wirkung in Form einer stärkeren Reduktion von Knochenbrüchen für die in einem beliebigen Dosierungsintervall verabreichte spezifische Dosis von 150 mg Ibandronsäure in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht glaubhaft gemacht worden sei.

In T 235/13 befand die Kammer, dass nachveröffentlichte Beweismittel nicht als Beleg für eine weitere, zuvor nicht offenbarte Wirkung berücksichtigt werden können, z. B. als Beleg für einen bislang unbekannten besonderen Vorteil, auf den die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keinerlei Hinweis enthielt. In der vorliegenden Anmeldung wurde weder in der Offenbarung der Erfindung noch in der Würdigung des Stands der Technik auf eine Verbesserung einer Therapie hingewiesen, geschweige denn auf eine verbesserte Bioverfügbarkeit des therapeutischen Mittels. Daher verändere diese weitere Wirkung das Wesen der Erfindung und könne folglich nicht berücksichtigt werden.

In T 377/18 stellte die Kammer Folgendes fest: Da die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keinen Hinweis darauf enthalte, dass Regorafenib bei Versagen der Behandlung mit anderen Wirkstoffen derselben chemischen Klasse, also den im Abschnitt "Hintergrund" mit Bezug auf Dokument (5) erörterten Diarylharnstoffen, eingesetzt werden könnte, könnten diese nachveröffentlichten Beweismittel, die zeigten, dass "Regorafenib sogar bei Patienten wirksam war, die eine unzureichende Reaktion auf die Behandlung mit Sorafenib zeigten", bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

Weitere Beispiele für Fälle, in denen die Kammer die eingereichten nachveröffentlichten Beweismittel nicht berücksichtigt hat, sind T 1306/04, T 125/12, T 1433/14, T 1099/16.

iii) Entscheidungen, die nachveröffentlichte Beweismittel auf der Grundlage berücksichtigten, dass die behauptete technische Wirkung nicht "unplausibel" war

In T 1642/07 stellte die Kammer fest, dass das EPÜ, und vor allem sein Art. 56 EPÜ, kein Erfordernis enthält, wonach eine Patentanmeldung Versuchsergebnisse zur Stützung der Patentierbarkeit oder einer beanspruchten technischen Wirkung umfassen muss. Daher stand die Tatsache an sich, dass die Offenbarung in einer Patentanmeldung lediglich theoretischer Natur war und nicht durch Versuchsdaten gestützt wurde, der Patentierbarkeit oder der Anerkennung einer technischen Wirkung nicht entgegen. Die Kammer befand, dass die nachträglich veröffentlichten Dokumente als reine Bestätigung der bereits in der ursprünglich eingereichten Anmeldung (wenn auch nur auf theoretischer Ebene) verkündeten technischen Wirkung betrachtet werden kann. Sie sah keinen Grund, warum die beschriebene technische Wirkung angezweifelt werden sollte, und entschied, dass die nachveröffentlichten Beweismittel berücksichtigt werden können.

In T 536/07 stellte die Kammer Folgendes fest: Obwohl das Streitpatent keine Ausführungsbeispiele für den beanspruchten Gegenstand enthält und dieser nicht als bevorzugte Ausführungsart offenbart ist, hat der Fachmann a priori keinen Grund, ihn nicht als plausible Lösung der technischen Aufgabe zu betrachten. Diese Situation unterschied sich von der T 1329/04 zugrunde liegenden, wo die Kammer entschied, dass der beanspruchte Gegenstand keine plausible Lösung der ermittelten technischen Aufgabe bietet. Im vorliegenden Fall hat die Kammer die nachträglich veröffentlichten Beweise berücksichtigt, die die Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Lösung belegen.

In T 1677/11 stellte die Kammer fest, dass sich der Sachverhalt im vorliegenden Fall wesentlich von dem der Entscheidung T 1329/04 zugrunde liegenden unterschied. Im vorliegenden Fall stimmte die Struktur des beanspruchten Natriumsalzes von (-)-Omeprazol vollständig mit derjenigen der bekannten Klasse von Magensäureblockern überein, während in T 1329/04 die strukturellen Merkmale des Polypeptids mit den von der Superfamilie erwarteten nicht übereinstimmten. Zudem war im Streitpatent eine Synthese des beanspruchten Salzes offenbart und eine eindeutige Erklärung enthalten, dass es "ein verbessertes therapeutisches Profil wie ein geringeres Maß an interindividueller Variation" biete. Die Kammer sah daher a priori keinen Grund, warum der Fachmann dies als nicht plausibel erachten sollte, und hielt es daher für angebracht, die eingereichten nachveröffentlichten Beweismittel bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob die ermittelte Wirkung tatsächlich zu beobachten ist.

In T 919/15 stellte die Kammer fest, dass ohne gegenteilige Anhaltspunkte im allgemeinen Fachwissen für das Herbizid (A) enthaltende Herbizidkombinationen gerade nicht davon ausgegangen werden konnte, dass ein Synergismus zwischen den in der ursprünglichen Anmeldung nicht getesteten Kombinationen per se unplausibel wäre. Diese Schlussfolgerung stand im Einklang mit T 863/12. So wurde auch in dieser Entscheidung bei der Bejahung der Plausibilität eines Effektes unter anderem darauf abgestellt, dass das allgemeine Fachwissen keine Anhaltspunkte enthielt, die diese Plausibilität infrage stellten S. auch T 2097/15.

In T 184/16 enthielt die Anmeldung in der eingereichten Fassung keine Versuchsergebnisse zur Plausibilität, dass es sich bei den beanspruchten Verbindungen um SGLT2-Inhibitoren handelte. Es war daher notwendig festzustellen, ob die Plausibilität vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens und des Stands der Technik trotzdem anerkannt werden konnte. Der Kammer lag kein Hinweis vor, dass prima facie ernsthafte Zweifel bestanden, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung erzielt werden konnte, und der Beschwerdeführer (Einsprechender) hatte auch nicht vorgebracht, dass es derartige Hinweise gab. Zudem gab es keinen A-priori-Grund oder irgendeinen Hinweis im allgemeinen Fachwissen, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung nicht erzielt werden konnte. Angesichts des Vorstehenden hielt die Kammer es für plausibel, dass die in Anspruch 12 definierte therapeutische Wirkung tatsächlich erzielt wurde und befand, dass das nachveröffentlichte Beweismittel D4 zur Stützung der Offenbarung in der Patentanmeldung berücksichtigt werden könne.

In T 2015/20 befand die Kammer, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA entwickelten Ansätze zur Beurteilung der ausreichenden Offenbarung und erfinderischen Tätigkeit berücksichtigten insbesondere den tatsächlich in einer Patentanmeldung offenbarten technischen Beitrag, um einen Patentschutz zu vermeiden, der sich aus unvernünftigen Spekulationen auf der Grundlage von Thesen ergibt, die prima facie nicht plausibel sind. Im vorliegenden Fall erachtete die Kammer die Aussage in der Anmeldung, dass die Behandlung von Atemwegserkrankungen, insbesondere Asthma und COPD, mit Aclidinium bei Verabreichung durch Inhalation in einer Nenndosis von etwa 400 µg am wirksamsten sei, als bedeutsame technische Lehre, die alles andere als eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms war und der es prima facie nicht an Plausibilität mangelte.