9.2.2 Ausgeschlossene Gegenstände

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. G 3/08 date: 2010-05-12, ABl. 2011, 10; T 258/03 und T 424/03, T 313/10) ist ein beanspruchter Gegenstand, der mindestens ein Merkmal spezifiziert, das nicht unter Art. 52 (2) EPÜ fällt, nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ nicht von der Patentierung ausgeschlossen. Merkmale, die isoliert betrachtet zu den nach Art. 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenständen gehören würden, können dennoch zum technischen Charakter einer beanspruchten Erfindung beitragen und können deshalb nicht aus der Betrachtung der erfinderischen Tätigkeit ausgeklammert werden. Dieser Grundsatz wurde bereits – wenn auch im Kontext des sogenannten Beitragsansatzes – in einer der frühesten Entscheidungen der Beschwerdekammern zu Art. 52 (2) EPÜ festgelegt, nämlich in T 208/84 (Nr. 4 ff. der Gründe) (s. auch T 1784/06).

Das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit kann nur auf der Grundlage der technischen Aspekte der Unterscheidungsmerkmale und der durch die beanspruchte Erfindung gegenüber dem Stand der Technik erzielten Wirkung festgestellt werden (T 641/00, ABl. 2003, 352) (s. auch T 619/02, ABl. 2007, 63).

In T 1543/06 stellte die Kammer fest, dass der in T 641/00 (ABl. 2003, 352) zum Ausdruck gebrachte Grundsatz auch folgendermaßen formuliert werden kann: Eine Erfindung, die nicht insgesamt unter den Patentierungsausschluss des Art. 52 (2) EPÜ 1973 fällt (die also technischen Charakter hat), ist nur dann als erfinderisch anzusehen, wenn die erfinderische Tätigkeit nicht ausschließlich auf einen von der Patentierung ausgenommenen Gegenstand gestützt wird, mag dieser auch neu und nicht naheliegend (im gewöhnlichen Wortsinn) sein (s. auch T 336/07).

Eine erfinderische Tätigkeit kann nicht allein auf einen ausgeschlossenen (nichttechnischen) Gegenstand gestützt werden, so originell dieser auch sein mag (s. auch T 336/07, Zusammenfassung in diesem Kapitel unter I.D.9.2.14).