5.2.5 Funktionelle Merkmale

In T 500/89 ergab sich erst aus dem Gesamtinhalt der Entgegenhaltung, dass diese nicht neuheitsschädlich war, weil sich das vorbeschriebene vom beanspruchten Verfahren durch ein funktionelles Merkmal unterschied. Gegenstand der Erfindung war ein Verfahren zum gleichzeitigen Auftragen mehrerer Schichten fließfähiger fotografischer Beschichtungsmaterialien bei der Herstellung fotografischen Materials. In der Entgegenhaltung waren die im angemeldeten Verfahren verwendeten Zahlenbereiche für Schichtstärke, Viskosität, Beschichtungsgeschwindigkeit usw. genannt. Trotzdem war Neuheit gegeben. Denn die Entgegenhaltung offenbarte die Lehre, diese Zahlenbereiche so zu wählen, dass zwischen zwei bestimmten Schichten eine Vermischung stattfindet. Das Streitpatent enthielt eine andere Bemessungsregel, da das Auftragen der Schichten anspruchsgemäß "im Wesentlichen vermischungsfrei" erfolgen sollte. Bei der Angabe des zu erzielenden Resultats "Vermischung" in der Entgegenhaltung handele es sich nicht um eine bloße Zweckangabe, die nicht zu den technischen Merkmalen des beschriebenen Verfahrens zu rechnen wäre, sondern um ein funktionelles Merkmal im Sinne einer Bemessungsregel, das einen wesentlichen Bestandteil der in dieser Druckschrift vermittelten Lehre darstelle.

Betrifft ein Anspruch eine Vorrichtung, die sich von einer bekannten Vorrichtung lediglich durch die Angabe der Verwendung unterscheidet, so stellt nach der ständigen Rechtsprechung die Verwendung kein Vorrichtungsmerkmal dar. Dies bedeutet, dass die beiden Vorrichtungen (die sich nur in der beabsichtigten Verwendung unterscheiden) gleich sind, was ihre Struktur anbelangt. Eignet sich die bekannte Vorrichtung für die beanspruchte Verwendung, so ist die beanspruchte Erfindung nicht neu. Eine andere, nicht vergleichbare Situation liegt jedoch vor, wenn sich der Anspruch auf ein Verfahren bezieht. In diesem Fall ist nämlich das Verwendungsmerkmal ein funktionelles Verfahrensmerkmal, das schon von der Kategorie her mit den anderen Merkmalen (Schritten) des Verfahrens vergleichbar ist (T 848/93, angeführt in T 1931/14). Der Einsprechende in T 1931/14 verwies auch auf die Entscheidung T 304/08, doch die Kammer erklärte, dass dort ein anderer Sachverhalt vorliege. Der Kammer in T 1931/14 zufolge zeigten T 848/93 und T 304/08, dass im Kontext eines Verfahrens zwischen verschiedenen Arten von Zweckangaben zu unterscheiden ist, nämlich denen, die die Anwendung eines Verfahrens definieren, und denen, die eine Wirkung definieren, die sich aus den Verfahrensschritten ergibt und darin implizit enthalten ist. Wenn die Zweckangabe die spezifische Verwendung des Verfahrens definiert, sind bestimmte zusätzliche Schritte erforderlich, die nicht in den übrigen im Anspruch definierten Schritten impliziert oder inhärent enthalten sind und ohne die das beanspruchte Verfahren nicht das angegebene Ziel erreichen würde. In dieser Hinsicht stellt die angegebene Verwendung eine echte technische Beschränkung des Verfahrens dar, und das beanspruchte Verfahren muss in dieser Weise verwendet werden. Wenn hingegen der Zweck nur eine technische Wirkung angibt, die bei Ausübung der übrigen Schritte des beanspruchten Verfahrens zwangsläufig eintritt und die somit in diesen Schritten inhärent enthalten ist, hat eine solche technische Wirkung keine beschränkende Wirkung, weil sie nicht dazu geeignet ist, das beanspruchte Verfahren von einem bekannten zu unterscheiden. In T 1930/14 war die Kammer der Ansicht, dass die Feststellung in T 1931/14 (Nr. 2.2.4 der Gründe) nur in Fällen Bestand haben kann, in denen es unmissverständlich klar ist, dass der Zweck solche Schritte impliziert, und in denen es ebenfalls unmissverständlich klar ist, wie diese Schritte tatsächlich aussehen. In T 1930/14 konnte die Kammer weder im Anspruch selbst noch in der Beschreibung eine Angabe ermitteln, aufgrund deren der Fachmann verstehen würde, dass der genannte Zweck "zur Aufreinigung eines monoklonalen Antikörpers von Aggregaten davon" impliziere, dass das beanspruchte Verfahren zusätzliche Schritte umfasse. S. auch T 1399/16.

In T 872/09 stellte die Kammer fest, dass der beanspruchte Sensor durch Merkmale seiner Reaktion bei Verwendung in einer Messanordnung definiert wurde. Da in Anspruch 1 keine wesentlichen Aspekte der Messanordnung definiert wurden, blieben die technischen Merkmale des beanspruchten Sensors, die für die im Anspruch erwähnte Messung maßgeblich waren, im Dunkeln. Die Rechtssicherheit gebiete, dass ein beanspruchter Gegenstand nicht auf der Grundlage eines unklaren Merkmals als neu gegenüber dem Stand der Technik angesehen werden kann (s. T 1049/99). Daher sei die Definition eines funktionellen Merkmals des beanspruchten elektrochemischen Sensors unter nicht näher definierten Arbeitsbedingungen nicht geeignet, den beanspruchten Gegenstand von elektrochemischen Sensoren aus dem Stand der Technik abzugrenzen.

T 2170/13 behandelte die Neufassung von Anspruch 1 als Verfahrensanspruch (Hilfsantrag). Die Kammer schloss sich dem Ansatz in T 1822/12 an, dass sich G 2/88 (betreffend funktionelle technische Merkmale) ausschließlich auf Verwendungsansprüche bezieht, also auf Ansprüche, die eine neue Verwendung eines bekannten Stoffs zum Gegenstand haben, dass G 2/88 in der Rechtsprechung stets sehr restriktiv ausgelegt worden ist und dass es nicht möglich war, die Entscheidung in G 2/88 und G 6/88 auf einen anders formulierten Wortlaut auszuweiten. Somit könne der nicht offenbarte Zweck nicht als funktionelles technisches Unterscheidungsmerkmal des Anspruchs betrachtet werden. Ferner (Hauptantrag) gelangte die Kammer nach langen technischen Ausführungen zu dem Schluss, dass das endgültige beanspruchte Merkmal im Stand der Technik D1 implizit offenbart war.

Der Begriff "Mittel" im Plural wird häufig in Patentanmeldungen verwendet, insbesondere bei funktionellen Definitionen. Er kann das Vorliegen eines einzigen Strukturelements nicht wirklich ausschließen (T 1794/12).