4.1.1 Einleitung

R. 63 (1) und (2) EPÜ (unvollständige Recherche) (früher R. 63 EPÜ; R. 45 EPÜ 1973) wurde durch Beschluss des Verwaltungsrates CA/D 3/09 vom 25.03.2009 (ABl. 2009, 299), der am 1. April 2010 in Kraft getreten ist, geändert.

Ist das EPA der Auffassung nach R. 63 (1) EPÜ, dass die europäische Patentanmeldung diesem EPÜ so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, auf der Grundlage des gesamten beanspruchten Gegenstands oder eines Teils desselben sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen, so fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Erklärung mit Angaben zu dem zu recherchierenden Gegenstand abzugeben. S. T 1653/12.

Laut R. 63 (2) EPÜ gilt folgendes: Wird die Erklärung nach Absatz 1 nicht rechtzeitig eingereicht oder reicht sie nicht aus, um den nach Absatz 1 festgestellten Mangel zu beseitigen, so stellt das Europäische Patentamt entweder in einer begründeten Erklärung fest, dass die europäische Patentanmeldung diesem Übereinkommen so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, auf der Grundlage des gesamten beanspruchten Gegenstands oder eines Teils desselben sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen, oder es erstellt, soweit dies durchführbar ist, einen teilweisen Recherchenbericht. Diese begründete Erklärung oder dieser teilweise Recherchenbericht gilt für das weitere Verfahren als europäischer Recherchenbericht. S. T 1653/12.

Im Idealfall werden die Mängel nach Art. 84 EPÜ durch die Erklärung des Anmelders vollständig beseitigt, und es kann ein vollständiger Recherchenbericht erstellt werden. Alternativ dazu wird im Lichte des Vorbringens des Anmelders ein teilweiser Recherchenbericht erstellt, womit dem Anmelder die Abgrenzung des zu recherchierenden Gegenstands obliegt.

R. 63 EPÜ gibt dem Anmelder die Möglichkeit, Erklärungen einzureichen, in denen der zu recherchierende Gegenstand klarer angegeben wird, wenn keine normale Recherche durchgeführt werden kann. Weil der Recherchenbericht aber in der Regel rechtzeitig zur Veröffentlichung mit der Anmeldung erstellt werden sollte, ist die Frist nach der vorgeschlagenen R. 63 (1) EPÜ von der Weiterbehandlung auszuschließen. Dies impliziert, dass die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand möglich ist. S. Mitteilung des EPA vom 15. Oktober 2009 (ABl. 2009, 533).

In T 1242/04 (ABl. 2007, 421) stellte die Kammer fest, dass R. 45 EPÜ 1973 auf solche Fälle abzielt, die den Vorschriften des Übereinkommens so wenig entsprechen, dass es nicht "möglich" ist, auf der Grundlage aller oder einiger Patentansprüche "sinnvolle Ermittlungen" über den Stand der Technik durchzuführen. Nur sofern eine Recherche nicht möglich ist, ist somit eine entsprechende Erklärung vorgesehen. In anderen Fällen erstellt die Recherchenabteilung, "soweit dies durchführbar ist", für einen Teil der Anmeldung einen Recherchenbericht. Die Kammer erklärte, dass die Vorschrift der R. 45 EPÜ 1973 sich ausschließlich auf die Durchführbarkeit einer Recherche und nicht auf die mögliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung für die später vorzunehmende Sachprüfung bezieht.

In T 1653/12 stellte die Kammer fest, dass es in T 1242/04 um die frühere R. 45 EPÜ 1973 ging, die im Wortlaut von der nun geltenden R. 63 EPÜ abweicht. Da in T 1242/04 ein Fall behandelt wurde, bei dem keine Aufforderung der Recherchenabteilung nach R. 63 (1) EPÜ und keine Antwort darauf vorlagen, konnte die Begründung dieser Entscheidung nicht direkt auf den vorliegenden Fall angewandt werden. In beiden Entscheidungen hieß es jedoch, dass wegen grundlegender Klarheitsprobleme eine sinnvolle Recherche möglicherweise nicht durchgeführt werden konnte. Die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung war ein grundlegendes Klarheitsproblem.