a) Ex-parte-Fälle  

In T 278/17 waren in der angefochtenen Entscheidung ausschließlich die Erfordernisse des Art. 76 (1) EPÜ behandelt und die Frage der Patentierbarkeit nicht erörtert worden. Da der Antrag wesentlich von den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anträgen abwich, war keine gerichtliche Überprüfung außer nach Art. 123 (2) und 76 (1) EPÜ möglich.

In T 1534/18 wurden alle Zurückweisungsgründe der angefochtenen Entscheidung durch entsprechende Änderungen im vorliegenden Anspruchssatz ausgeräumt. Somit hatte die angefochtene Entscheidung keinen Bestand mehr und musste aufgehoben werden. Da der vorliegende Sachverhalt sich im Vergleich zu demjenigen, auf Grundlage dessen die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung traf, grundsätzlich verändert hatte, übte die Kammer ihr Ermessen dahin gehend aus, dass sie die Angelegenheit angesichts des bedeutenden Ausmaßes der ausstehenden Prüfung zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwies.

In T 1007/15 wurden durch die geänderten Ansprüche die Einwände gemäß Art. 83 und 84 EPÜ, auf denen die angefochtene Entscheidung basierte, ausgeräumt. Im erstinstanzlichen Prüfungsverfahren wurden jedoch die Fragen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nicht behandelt. Die Kammer hätte erstmalig die Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit durchführen müssen. Dies würde aber weit über das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, nämlich die gerichtliche Überprüfung der angefochtenen Entscheidung, hinausgehen. Der Beschwerdeführer hatte zu diesem Vorgehen auch seine Zustimmung erklärt und für diesen Fall seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen.

In T 2453/16 hatte die Prüfungsabteilung den Gegenstand der geltenden Ansprüche, die stark von den recherchierten Ansprüchen abwichen, nicht auf erfinderische Tätigkeit hin geprüft. Der Beschwerdeführer vertrat den Standpunkt, dass der angeführte Stand der Technik und die Aktenlage es der Kammer erlaubten, mit der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit fortzufahren. Die Kammer kam jedoch zu dem Schluss, dass sie für eine Entscheidung über die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit diese im erst- und letztinstanzlichen Verfahren erneut prüfen und damit praktisch die Prüfungsabteilung ersetzen müsste.

Weitere Beispiele finden sich auch in folgenden Entscheidungen: T 1278/18 (die Änderungen der Ansprüche räumten alle noch offenen Einwände eindeutig aus, ohne neue Fragen aufzuwerfen; die Frage, ob die beanspruchte Erfindung erfinderisch war, war in der angefochtenen Entscheidung nicht behandelt worden); T 901/16 (Anspruch 1 des geänderten Hauptantrags räumte die Einwände aus, die zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hatten; jedoch könnte es erforderlich sein, andere Dokumente aus dem Stand der Technik zu berücksichtigen als in dieser Entscheidung erwähnt); T 2670/18 (der Beschwerdeführer reichte Änderungen der Ansprüche ein, die den Einwand nach Art. 84 EPÜ ausräumten); T 1028/19 (der einzige von der Prüfungsabteilung angeführte Grund für die Zurückweisung der Ansprüche des Hauptantrags war auf den Gegenstand des neuen Anspruchssatzes nicht anwendbar).