c) Art. 84 und 123 (2) EPÜ – unentrinnbare Falle 

In T 81/13 wies die Kammer Anspruch 1 des Hauptantrags aufgrund eines Viskositätsmerkmals zurück, das aus ihrer Sicht nicht klar im Sinne des Art. 84 EPÜ war. In Anspruch 1 des Hilfsantrags hatte der Beschwerdeführer dieses Viskositätsmerkmal gestrichen und vorgebracht, dass ein unklarer und nicht messbarer Viskositätswert nicht wesentlich sei und daher aus dem Anspruch gestrichen werden könne; diese Streichung sollte auch möglich sein, um dem Dilemma aufgrund der Art. 84 und 123 (2) EPÜ zu entgehen, das in eine "unentrinnbare Falle" führe. Die Kammer stellte fest, dass dieser Parameter sich als unklar erwiesen habe, aber ein wesentliches Merkmal der Erfindung bleibe, weil er – auch wenn er unklar sei – der Zusammensetzung einen bestimmten Aspekt hinzufüge und eine Zusammensetzung mit spezifischen und wesentlichen Eigenschaften widerspiegle. Zudem führe ein unklares wesentliches Merkmal in einem Anspruch nicht unweigerlich in eine "unentrinnbare Falle". Könne ein solches Merkmal, das wesentliche Eigenschaften eines beanspruchten Erzeugnisses widerspiegle, nicht weggelassen werden, sei es normalerweise durch ein äquivalentes Merkmal ersetzbar, das unvermeidlich zu derselben wesentlichen Eigenschaft führe. Dies lasse sich in der Regel durch die Aufnahme adäquater technischer Merkmale erreichen, die unweigerlich für die fragliche Eigenschaft sorgten. Als letzter Ausweg hätte der beanspruchte Gegenstand sogar als Beispiel dargestellt werden können. Im vorliegenden Fall wies die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einen Offenbarungsmangel auf, und wenn es eine unentrinnbare Falle gab, so hatte sie eher etwas mit diesem Mangel zu tun.

T 1420/15 ist ein Beispiel für einen Fall, in dem der Patentinhaber der Falle nicht entrinnen konnte, weil das unklare Merkmal, das im Anspruch 16 in der eingereichten Fassung enthalten, aber im Anspruch in der erteilten Fassung ausgelassen war, einen technischen Beitrag leistete, indem es bestimmte Arten von Tierfutterzusammensetzungen ausschloss.

Die Rechtsprechung zur unentrinnbaren Falle zwischen den Erfordernissen von Art. 123 (2) und (3) EPÜ wird in Kapitel II.E.3 dargestellt.