3.5. Prüfung nach einer Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung

Wird eine Sache von einer Beschwerdekammer zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen, muss diese klären, ob noch Anträge aus dem Prüfungsverfahren vor der Beschwerde zu prüfen sind, und sie muss dem Beteiligten Gelegenheit geben, sich zu äußern (s. T 1494/05; s. auch Richtlinien E‑X, 2.1 – Stand März 2022).

Soll ein Organ eine Entscheidung in einer Angelegenheit erlassen, die von der Beschwerdekammer bereits zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverwiesen worden ist, so ist es durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand, z. B. das Patentbegehren und der in Betracht zu ziehende Stand der Technik, derselbe ist (Richtlinien E‑X, 4 – Stand März 2022).

In T 79/89 (ABl. 1992, 283) wies die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdeführers zurück und verwies die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrags an die erste Instanz zurück. Unter diesen Umständen kommt Art. 111 (2) EPÜ 1973 zur Anwendung. Danach ist das erstinstanzliche Organ "durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist." Die Beschwerdekammer war in ihrer früheren Entscheidung zu der Beurteilung gelangt, dass der Gegenstand des Hauptantrags nicht gewährbar sei, dass aber die Erteilung eines Patents entsprechend dem Hilfsantrag – vorbehaltlich der Prüfung seiner Patentierbarkeit durch die Prüfungsabteilung – möglich erscheine. Nach Auffassung der Kammer war die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall nach Ergehen der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer eindeutig nicht befugt, die Prüfung auf der Grundlage der vom Beschwerdeführer beantragten Ansprüche (deren Gegenstände dem zuvor zurückgewiesenen Hauptantrag entsprachen) wiederaufzunehmen. Nachdem die Prüfungsabteilung den Gegenstand des Hilfsantrags auf seine Patentierbarkeit hin geprüft und keine Einwände dagegen erhoben hatte, musste sie eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 erlassen, die die auf dem Hilfsantrag beruhende Fassung enthalten sollte. Ohne das Einverständnis des Beschwerdeführers mit dieser Fassung konnte die Prüfungsabteilung nach Auffassung der Kammer nicht umhin, die Anmeldung aus den in ihrer Entscheidung genannten Gründen zurückzuweisen. Da die Prüfungsabteilung nicht befugt war, die Prüfung für die vom Beschwerdeführer beantragten Ansprüche wieder aufzunehmen, war auch die Beschwerdekammer im Rahmen dieser Beschwerde hierzu nicht befugt, denn sie konnte nur im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werden (Art. 111 (1) EPÜ 1973). Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin musste somit zurückgewiesen werden.