4. Bestimmung der Offenbarung des einschlägigen Stands der Technik
T 1362/19 × View decision
Catchword:
If an abstract feature is not defined in more concrete terms either in the relevant claim or in the description of the application, it has to be understood in a broad sense. This may be important when assessing the implicit disclosure of a document of the state of the art. In particular, for this assessment it may be irrelevant whether there are several alternatives for implementing the abstract feature in concrete terms (Reasons 2.3.7).
T 2510/18 × View decision
Zusammenfassung
Dans l'affaire T 2510/18 la chambre a considéré comme nouvelles par rapport aux documents D2, D3 et D5 les revendications 1 à 6 du brevet en cause qui a pour objet une molécule, la Simalikalactone E (ci-après la SkE), qui peut être extraite de la plante Quassia amara, ainsi que son utilisation comme médicament dans la prévention et le traitement du paludisme.
D2 est un article qui décrit une étude sur les remèdes antipaludiques utilisés en Guyane française. Il ressort de l'étude que l'espèce la plus utilisée est Quassia amara seule ou en combinaison avec d'autres espèces végétales. D2 décrit que cette plante est utilisée sous forme de décoctions administrée par voie orale ou est appliquée sur le corps du patient.
D3 est un article qui concerne l'évaluation de l'activité antipaludique de 23 espèces différentes de plantes utilisées en Guyane française dont la Quassia amara. D3 décrit que la décoction préparée avec les feuilles fraîches de Quassia amara n'est pas toxique à 1000 mg/jour et peut être administrée sans problème pendant plusieurs jours, quel que soit le principe actif. La décoction de feuilles de Quassia amara est donc présentée comme un remède antipaludique intéressant.
D5 est un article qui concerne l'effet de l'âge des feuilles de Quassia amara et l'état de dessication sur l'activité antipaludique d'infusions traditionnelles préparées à partir des feuilles à différents états de maturité et de fraîcheur. Dans une étude antérieure, la molécule Simalikalactone D "SkD" avait été identifiée comme le composé actif. Quatre infusions avaient été préparées avec des feuilles. Les concentrations de la SkD dans chaque préparation et leur activité antipaludique y sont comparées. Il est également indiqué dans D5 que l'infusion de jeunes feuilles séchées possède une activité in vivo très puissante qui ne semble pas provenir uniquement de la molécule SkD. Selon la chambre, aucun de ces documents D2, D3 et D5 ne décrivait explicitement la molécule active SkE. Ces documents divulguent plutôt des remèdes traditionnels antipaludiques, c.-à-d. des préparations dérivées des feuilles ou des tiges d'une plante particulière, Quassia amara.
La chambre a interprété la revendication 1 comme couvrant toutes les compositions contenant la molécule SkE y compris les extraits de D2, D3 et D5, dans la mesure où ils contiennent la molécule SkE. Cependant, la question de savoir si les extraits de D2, D3 ou D5 entrent dans la portée de la revendication 1 n'était pas le critère correct pour évaluer si l'objet de cette revendication est nouveau. Pour évaluer si l'objet d'une revendication a été rendu accessible au public et donc manque de nouveauté, la "norme de référence" est le seul critère à appliquer.
Le fait que la molécule SkE puisse être contenue dans les extraits de D2, D3 et D5 n'équivalait pas non plus à une divulgation implicite. Selon G 2/88 (points 10 et 10.1 des motifs), la question qui se pose est de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non pas ce qui pouvait y être contenu intrinsèquement. Il n'y avait pas non plus de divulgation implicite de l'objet de la revendication 1 au regard de G 1/92: il aurait été nécessaire que la personne du métier identifie la SkE dans les extraits de D2, D3 ou D5. Étant donné que l'identification de la SkE aurait représenté un effort excessif et donc impliqué une activité inventive, la chambre a décidé que SkE ne faisait pas partie de l'état de la technique accessible au public.
La chambre a également relevé que la question en l'espèce était différente de celle dans la saisine T 438/19. Il ne pouvait ici y avoir de divulgation implicite de la SkE dans lesdits extraits, à tout le moins parce que leur identification aurait impliqué un effort excessif pour la personne du métier.
La chambre n'a pas non plus été convaincue par l'argument des requérants qui avaient fait valoir que l'objet d'une revendication ne pouvait pas être considéré comme nouveau s'il était contrefait par une utilisation existante, par exemple, par les extraits de D2, D3 ou D5. En d'autres termes, la protection conférée par le brevet donnerait à l'intimé le droit d'interdire aux populations autochtones d'utiliser les feuilles de Quassia amara pour la préparation de leurs remèdes traditionnels. Par analogie avec G 2/88, la chambre a expliqué qu'en vertu de l'art. 54(2) CBE, la question était de savoir ce qui a été "rendu accessible" au public, et non pas ce qui pouvait être "contenu intrinsèquement" dans ce qui a été rendu accessible. En conséquence, la question du "contenu intrinsèque" ne se posait pas en tant que telle dans le cadre de l'art. 54 CBE.
4.3. Berücksichtigung von impliziten Merkmalen
Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern nimmt ein Dokument des Stands der Technik einen beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich vorweg, wenn dieser sich unmittelbar und eindeutig aus dem Dokument einschließlich der Merkmale, die für den Fachmann vom Inhalt implizit miterfasst sind, ableiten lässt. Eine angebliche Offenbarung kann jedoch nur dann als "implizit" angesehen werden, wenn für den Fachmann sofort erkennbar ist, dass nichts anderes als das angebliche implizite Merkmal Teil des offenbarten Gegenstands war (T 95/97, T 51/10). Mit anderen Worten ist eine zum Stand der Technik gehörende Offenbarung für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus dieser Offenbarung hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt sind, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind (vgl. T 677/91, T 465/92, ABl. 1996, 32; T 511/92, T 2170/13, eine neuere Entscheidung, in der eine implizite Offenbarung des strittigen Merkmals durch den Stand der Technik festgestellt wurde und die lange technische Ausführungen zu dieser Frage enthält).
Wichtig ist die Begrenzung auf den Gegenstand, der sich aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig ableiten lässt". Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern darf die wie auch immer geartete Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass sie in dem Dokument nicht offenbarte Äquivalente einschließt (T 167/84, T 517/90, T 536/95).
In T 701/09 stellte die Beschwerdekammer fest, dass eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung nicht auf explizite oder wortwörtliche Angaben beschränkt ist, sondern gleichermaßen implizite Offenbarungen umfasst, die sich für den fachkundigen Leser aus dem Gesamtzusammenhang einer Entgegenhaltung zweifelsfrei erschließen.
In der Entscheidung T 1523/07 führte die Kammer den allgemein geltenden Grundsatz an, dass es für den Einwand der mangelnden Neuheit eine explizite oder implizite, unmittelbare und eindeutige Offenbarung im Stand der Technik geben muss, die den Fachmann zwangsläufig zu Gegenständen führt, die in den Geltungsbereich der Ansprüche fallen. Unter "impliziter Offenbarung" ist in diesem Zusammenhang eine Offenbarung zu verstehen, die jeder Fachmann objektiv als sich aus dem expliziten Inhalt zwangsläufig ergebend ansehen würde, etwa aufgrund von allgemeinen naturwissenschaftlichen Gesetzen. Nicht darunter zu verstehen ist hier ein Sachverhalt, der nicht zum technischen Informationsgehalt eines Dokuments gehört, von diesem aber möglicherweise nahegelegt wird. Dennoch muss das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens nahelegt. Als implizite Offenbarung ist danach lediglich das anzusehen, was sich klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergibt (s. auch T 823/96, T 297/11). Eine implizite Offenbarung liegt vor, wenn jeder Fachmann diese Offenbarung objektiv als sich aus dem expliziten Inhalt zwangsläufig ergebend ansehen würde (T 2522/10 vom 16. April 2015 date: 2015-04-16). T 1523/07 wurde in T 1085/13 angeführt (Neuheit des höheren Reinheitsgrads).
Zusammenfassend stellte die Kammer in T 51/10 fest, dass das angeblich "implizite" Merkmal aus dem Gesamtzusammenhang einer Entgegenhaltung zweifelsfrei erkennbar sein (T 701/09) oder sich aus diesem zwangsläufig ergeben muss (T 1523/07). Dies bedeutet insbesondere, dass der Fachmann sich keine realistische Alternative zu dem angeblich impliziten Merkmal vorstellen kann (T 287/16).
In T 6/80 (ABl. 1981, 434) stellte die Kammer fest: Bestandteil des Stands der Technik einer in einem Dokument offenbarten Vorrichtung ist auch eine über die darin angeführte Wirkungsweise hinausgehende Wirkungsweise eines Elements, die sich für den Fachmann zweifelsfrei beim Lesen des Dokuments ergibt.
In T 666/89 (ABl. 1993, 495) stellte die Kammer fest, dass der Begriff "zugänglich" eindeutig über eine schriftliche oder zeichnerische Beschreibung hinausgeht und auch die explizite oder implizite Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise einschließt. Als Beispiel für den zugänglichen Informationsgehalt eines Schriftstücks, der über den wörtlich beschriebenen oder grafisch dargestellten Inhalt hinausgeht, sei der Fall angeführt, in dem die Ausführung eines Verfahrens, das in einer Vorveröffentlichung spezifisch oder wörtlich beschrieben wurde, zwangsläufig zu einem Erzeugnis führt, das als solches nicht beschrieben wird. In einem solchen Fall ist die Vorveröffentlichung neuheitsschädlich für einen Produktanspruch. Es ist daher – ob explizit oder implizit – der Inhalt, und nicht die Form, der über das Vorliegen von Neuheit im Allgemeinen und Neuheit in "Auswahlfällen" im Besonderen entscheidet (T 793/93).
In T 270/97 war die Einspruchsabteilung der Ansicht, das beanspruchte Erzeugnis werde durch die Substanz vorweggenommen, die sich durch Wiederholung von Beispiel 1 und 2 einer Entgegenhaltung erzeugen ließ und die man dabei unweigerlich erhielt. Die Kammer stellte fest, dass seit T 12/81 (ABl. 1982, 296) in der Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt ist, dass das Erzeugnis, das man unweigerlich mit Hilfe eines Verfahrens enthält, dessen Ausgangstoffe und Reaktionsbedingungen hinreichend genau definiert sind, auch dann als offenbart gilt, wenn es im betreffenden Dokument nicht ausdrücklich genannt wird. Demgegenüber gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass das im Text zu Beispiel 2 offenbarte Verfahren eine Handlungsweise implizierte, die im Verfahren gemäß dem angefochtenen Patent nicht in Betracht gezogen wurde. Die Versuche der Beteiligten, zu beweisen, dass die gemäß Beispiel 2 hergestellten Partikel mit den Erzeugnissen gemäß dem angefochtenen Patent identisch – bzw. nicht identisch – seien, führten zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass man je nach Versuchsbedingungen, die in Beispiel 2 nicht offenbart wurden, verschiedene Erzeugnisse erhalten konnte. Somit erhielt man nicht unweigerlich das beanspruchte Erzeugnis, wenn man sich an das Verfahren nach Beispiel 2 hielt.
In T 583/01 stellte die Kammer in Anschluss an T 270/97 fest, dass Neuheit eine Frage der Unvermeidlichkeit und nicht der Wahrscheinlichkeit sei.
In T 1456/14 betraf das Streitpatent ein Saugreinigungsgerät mit einem Filter. Anspruch 1 war auf ein Verhältnis zwischen der Gesamtlänge und der Fläche gerichtet. Die Kammer stellte fest, dass die fehlende Offenbarung der Gesamtlänge in D14 für die Frage der Neuheit solange unerheblich sei, wie gezeigt werden könne, dass das fragliche Verhältnis in D14 vorhanden sei, und zwar zweifellos. Der Beweis, dass das so war, könne auch durch den Nachweis erfolgen, dass bereits ein kleinerer, und von der Vorrichtung in D14 unvermeidlich übertroffener Zahlenwert das beanspruchte Verhältnis erfülle, so dass auch die Vorrichtung in D14 unvermeidlich dieses Verhältnis aufweisen müsse. Das Vorhandensein eines impliziten (oder auch expliziten) Vorrichtungsmerkmals in einer bekannten Vorrichtung sei keine Frage der Wahrscheinlichkeit, ob die Aufmerksamkeit des Fachmanns genau auf dieses Merkmal gelenkt wurde oder nicht, sondern ob die Entgegenhaltung das Merkmal rein objektiv verwirkliche. Das Kriterium der "unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung" setze nicht voraus, dass der Fachmann auch ohne Kenntnis des Patents das Merkmal erkennen muss, sondern dass die Prüfung der Offenbarung zwar mit den Augen und dem Verständnis des Fachmanns, aber von einem Organ des EPA und bewusst gezielt, in voller Kenntnis des zu identifizierenden Merkmals durchgeführt werde. Eine solche Betrachtung stelle keine unzulässige Berücksichtigung von Äquivalenten dar.
In T 518/91 stellte die Kammer fest, dass eine fachmännisch-logische Interpretation explizit angegebener technischer Fakten eines vorveröffentlichten Dokuments – insbesondere eine über die explizite Offenbarung dieses Dokuments hinausgehende weitere Spezifizierung allgemein beschriebener Merkmale des Stands der Technik – nicht zu den technischen Sachverhalten einer dem Dokument implizit entnehmbaren Lehre gehört, die der Fachmann automatisch mitliest, wenn sie anderen expliziten technischen Angaben der in sich konsistenten Gesamtoffenbarung dieses Dokuments widerspricht.
In T 2387/13 (keine implizite Offenbarung einer möglichen Verwendung) erklärte die Kammer, die bloße Tatsache, dass die offenbarte elektrische Übertragungsleitung in D2 als Sensor verwendet werden konnte, bedeute nicht, dass ein Sensor offenbart sei. Damit eine solche Verwendung möglich sei, seien weitere Installationen erforderlich. Solche Installationen waren jedoch nicht offenbart.
In T 624/91 wurde die Auffassung vertreten, dass punktuelle Offenbarungen von Legierungszusammensetzungen im Stand der Technik angesichts der bei der Herstellung und Analyse bekanntermaßen auftretenden Schwankungen als Durchschnitts- oder Nennwerte innerhalb eines kleinen Bereichs zu verstehen seien, sofern keine Beweise für das Gegenteil vorlägen. Die Kammer wies auf Folgendes hin: Wolle ein Metallurg eine Legierung mit einer bestimmten theoretischen Zusammensetzung herstellen, so weiche die Zusammensetzung des Endprodukts immer etwas von dieser Zielvorgabe ab oder bleibe sogar innerhalb gewisser enger Grenzen unbestimmt. Der metallurgische Herstellungsprozess lasse sich nämlich nicht in immer gleicher idealer Form wiederholen, sodass die tatsächliche Zusammensetzung verschiedener Chargen, für die dieselbe theoretische Zusammensetzung vorgegeben gewesen sei, in einem gewissen Bereich um diese Zielvorgabe gestreut sei (s. auch T 718/02, T 324/12).
In T 71/93 befand die Kammer, dass ein Merkmal, das in einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument nicht ausdrücklich erwähnt werde, von dem aber allgemein bekannt sei, dass es zur Überwindung eines auf demselben technischen Gebiet weit verbreiteten Nachteils beitrage, nicht als implizit offenbart angesehen werden könne, wenn aus dem betreffenden früheren Dokument nicht unmittelbar hervorgehe, dass der Nachteil als untragbar angesehen werde, und/oder andere Lösungen zur Überwindung dieses Nachteils vorgeschlagen würden.
In den Entscheidungen T 572/88 und T 763/89 warnten die Beschwerdekammern davor, mit dem Begriff der "impliziten Vorbeschreibung" in die Beurteilung der Neuheit Überlegungen einzubeziehen, die für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit geboten seien. Die gerechte Beurteilung einer Erfindung bezüglich ihrer Patentierbarkeit setze die strikte Trennung der Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit voraus. So konnte in T 763/89 der Einsprechende nicht mit dem Einwand gehört werden, ein Material mit genau drei Schichten, wie es im Streitpatent beansprucht wurde, sei deshalb "implizit vorbeschrieben", weil der Fachmann aufgrund seines Wissens um den hohen Aufwand für weitere Teilschichten und deren begrenzten Nutzen für die Erhöhung der Bildqualität die dem Wortlaut entsprechend nach oben unbegrenzte Anzahl von Schichten hier als praktisch gleichbedeutend mit "zwei oder drei Schichten" verstanden hätte. Ein solches Vorbringen entspreche einer typischen Erwägung zur erfinderischen Tätigkeit.
Auch in T 71/93 vertrat die Kammer die Auffassung, dass eine "implizite Vorbeschreibung" eines Merkmals nicht damit begründet werden könne, dass dem Fachmann gewisse Nachteile und das Fehlen sonstiger Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Merkmal bekannt gewesen seien, da dies ein Kriterium für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei.
- T 1362/19
- T 2510/18
- Sammlung 2023 “Abstracts of decisions”