3.5.4 Anhängigkeit bei Erteilung des Patents auf die frühere Anmeldung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde

Im Fall J 5/08 hatte die Juristische Beschwerdekammer zu entscheiden, ob die Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung anhängig war; die Einreichung der Teilanmeldung erfolgte nach Einlegung der Beschwerde zur Stammanmeldung, aber vor der Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die angefochtene Entscheidung (Erteilungsbeschluss in Bezug auf den unberichtigten Wortlaut des Anspruchs 1) revidiert wurde. Der Juristischen Kammer zufolge eröffnet die Abhilfe gemäß Art. 109 EPÜ 1973 die Möglichkeit, dass die Patentierbarkeit des Anspruchsgegenstands vollständig neu beurteilt wird, unabhängig davon, ob die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich angeordnet wird oder die schriftlichen Entscheidungsgründe sich auf eine bestimmte Rechtsfrage beschränken. Im vorliegenden Fall war das Erteilungsverfahren, das mit der Zwischenentscheidung beendet wurde, bis zum Tag der Zwischenentscheidung noch anhängig. Wird über die Begründetheit einer Beschwerde entschieden, so ist eine Anmeldung im Allgemeinen mindestens bis zu dem Zeitpunkt anhängig im Sinne von R. 25 EPÜ 1973 (jetzt R. 36 (1) EPÜ), an dem die Entscheidung ergeht.

In J 5/08 stellte die Juristische Beschwerdekammer ferner fest, dass die Rechtsprechung in der Frage, ob die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde immer zur Folge hat, dass das Erteilungsverfahren während der Dauer des Beschwerdeverfahrens im Sinne von R. 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ) anhängig bleibt, offenbar gespalten ist. In einer Reihe von Entscheidungen wird dies wohl bejaht (J 28/94 date: 1994-12-07, ABl. 1995, 742 und J 3/04). Eine andere Auffassung hat jedoch die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung J 28/03 vertreten, in der sie festgestellt hat, dass das Erteilungsverfahren während des Beschwerdeverfahrens nicht als anhängig anzusehen ist, wenn die Beschwerde als unzulässig verworfen werde; der Status einer Teilanmeldung, die eingereicht wird, während eine Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung anhängig ist, hängt vom Ausgang der Beschwerde ab. In der jüngeren Entscheidung J 23/13 (die jedoch eine Beschwerde gegen die Zurückweisung der früheren Anmeldung betraf) verwies die Juristische Beschwerdekammer auf G 1/09 (ABl. 2011, 336) und befand, die Tatsache, dass die Beschwerde später als unzulässig verworfen worden sei, ändere nichts daran, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung noch materielle Rechte bestanden hätten.