3.2.4 Hinzugefügtes, nicht offenbartes Merkmal, das keine technische Bedeutung hat und nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt

Laut G 1/93 (ABl. 1994, 541) liegt Art. 123 (2) EPÜ 1973 der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Schließe jedoch ein hinzugefügtes Merkmal lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so könne man vernünftigerweise nicht unterstellen, dass seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfe oder die Interessen Dritter beeinträchtige. Daher sei ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt werde, nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ 1973 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, wenn es – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränke, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließe (s. auch T 112/95).

Diese Grundsätze wurden generell in G 2/10 (ABl. 2012, 376) bestätigt; s. auch G 2/98 (ABl. 2001, 413). Gemäß G 2/10 ist jedoch aus dem Kontext dieser Feststellungen ersichtlich, dass die Große Beschwerdekammer in G 1/93 mit der Einführung des Kriteriums des "technischen Beitrags" nicht etwa die Definition ändern wollte, wann eine Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ generell zulässig ist, sondern nur nach einer Möglichkeit gesucht hat, die potenziell fatale Konsequenz zu vermeiden, dass der Patentinhaber zwischen den Erfordernissen von Art. 123 (2) und (3) EPÜ in einer unentrinnbaren Falle sitzt. S. auch T 1937/17 und T 768/20.

Die Frage, ob ein hinzugefügtes Merkmal einen technischen Beitrag leistet, wurde in zahlreichen Entscheidungen erörtert.

In T 384/91 date: 1994-09-27 (ABl. 1995, 745) wurde festgestellt, dass das hinzugefügte Merkmal einen technischen Beitrag leiste. Dieser Entscheidung lagen folgende Überlegungen zugrunde: Das von der Großen Beschwerdekammer genannte Beispiel, dass ein beschränkendes Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führe, sei dann einleuchtend, wenn das Merkmal nicht ausschließlich beschränkend sei. Jedoch scheine die Grenze, ab der ein Merkmal nicht mehr als technischer Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung, sondern nur noch als Einschränkung des Schutzbereichs anzusehen sei, weiter in der Richtung geringerer Relevanz des betreffenden Merkmals für die Erfindung zu liegen. Nach Auffassung der Kammer steht dies im Einklang mit der Tatsache, dass die Große Beschwerdekammer das Kriterium der Relevanz für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit abgelehnt hatte, die ja auch einen Vergleich mit den Entgegenhaltungen implizieren würde. Die Kammer führte aus, dass der Begriff "Erfindung" nicht zwangsläufig auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit schließen lasse, wie aus dem Wortlaut von Art. 52 EPÜ 1973, Art. 54 EPÜ 1973 und Art. 56 EPÜ 1973 deutlich hervorgehe. Nach Ansicht der Kammer besteht kein Anlass für die Berücksichtigung von Entgegenhaltungen; vielmehr sollte die Beurteilung, ob die Ausnahmeregelung für bloße Beschränkungen auf einen konkreten Fall anzuwenden ist, allein auf die technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, wie ihn ein fachkundiger Leser versteht, gestützt werden. Ein Merkmal geht auf jeden Fall dann über eine bloße Beschränkung ohne technischen Beitrag zur Erfindung hinaus, wenn es eine Wechselwirkung mit der Art und Weise eingeht, wie die anderen Merkmale des Anspruchs die technische Aufgabe lösen, die der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen ist.

In T 64/96 hatte die Einspruchsabteilung ein Patent widerrufen, in dem es um einen Deckel für Fahrzeug-Sonnenblendenspiegel aus gleichartigen rechteckigen Platten ging, die sich überlappen und in kettenartiger Aufeinanderfolge verbunden sind. In Anspruch 1 wurde im Rahmen des dritten Hilfsantrags als Änderung das zusätzliche Merkmal aufgenommen, dass Ansätze "an den Platten selbst ausgebildet werden". Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass man bei Anwendung des in G 1/93 (ABl. 1994, 541) und T 384/91 date: 1994-09-27 (ABl. 1995, 745) aufgestellten Kriteriums auf den vorliegenden Fall erkennen könne, dass das fragliche Merkmal sehr wohl einen technischen Beitrag zum Gegenstand des Anspruchs leiste, da die Ausbildung der Ansätze an den Platten selbst die Deckelkonstruktion vereinfache und billiger mache. Genau das sei zumindest implizit als technische Aufgabe vorgegeben, die die Erfindung lösen solle.

In T 518/99 wies die Kammer darauf hin, dass die technische Bedeutung eines Merkmals in einem Anspruch nicht davon abhängt, wie relevant es für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik ist, wie vom Beschwerdeführer behauptet, sondern von seinem Beitrag zur technischen Definition des beanspruchten Gegenstands, den der Fachmann anhand der ursprünglichen Offenbarung zu beurteilen hat. Sonst wäre die Entscheidung über die technische Bedeutung eines Merkmals von unterschiedlichen Auslegungen je nach dem verfügbaren Stand der Technik abhängig. Die Kammer wies das Argument des Beschwerdeführers zurück, dass das strittige Merkmal aus technischer Sicht nicht erheblich sei, weil es für das Wesen der beanspruchten Erfindung unerheblich ist. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auf die Entscheidung G 2/98 (ABl. 2001, 413) und insbesondere auf die Unterscheidung zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist; einen solchen Ansatz erachtete die Große Beschwerdekammer als problematisch, weil es keine geeigneten und eindeutigen objektiven Kriterien für eine solche Unterscheidung gebe und daher Willkür entstehen könnte.

In T 1779/09 stellte die Kammer fest, dass ein beschränkendes Merkmal, das nach Art. 123 (2) EPÜ grundsätzlich nicht gewährbar wäre, in der besonderen in G 1/93 erörterten Situation unter bestimmten Voraussetzungen dennoch im Anspruch eines angefochtenen Patents beibehalten werden kann. Dieses steht dann aufgrund einer Rechtsfiktion mit Art. 123 (2) EPÜ im Einklang. Im vorliegenden Fall war der Begriff "nur" im Rahmen des Prüfungsverfahrens eingeführt worden, was der frühere Beschwerdegegner vor der Einspruchsabteilung nach Art. 100 c) EPÜ erfolgreich beanstandet hatte. Nach Auffassung der Kammer war dieser Begriff in der Tat einschränkend, sodass seine Streichung den Schutzbereich erweitern und damit gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoßen würde. Die Kammer stellte jedoch fest, dass diese ausschließende Einschränkung sich nicht auf die Lösung der technischen Aufgabe auswirkt, wie sie der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen war, und somit keinen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung leistet (s. auch T 384/91 date: 1994-09-27). Sie schließt lediglich den Schutz für einen Teil der in der Anmeldung beschriebenen Erfindung aus und verschafft dem Anmelder daher keinen ungerecht-fertigten Vorteil.

Im Fall T 592/99 kann bei einem Erzeugnisanspruch in Bezug auf eine Zusammensetzung, die durch ihre Bestandteile und deren als Bereiche angegebenen relativen Mengen definiert ist, der Kammer zufolge nicht akzeptiert werden, dass die Bereiche, die erfindungswesentliche Merkmale sind, keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten, wie vom Beschwerdeführer behauptet. Jede Änderung der Bereiche verändert unweigerlich den beanspruchten Gegenstand und stellt damit einen technischen Beitrag dar. Würde der neu beanspruchte, eingeschränkte Bereich – obwohl er nicht gestützt wird – gebilligt, müsste jede nachfolgende, auf diesem neuen Bereich beruhende Auswahlerfindung als nicht neu zurückgewiesen werden, was sonst nicht unbedingt der Fall wäre. Eine Billigung würde dem Patentinhaber natürlich zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen, was dem Zweck von Art. 123 (2) EPÜ 1973 zuwiderliefe. Genau dies ist nach Auffassung der Kammer mit dem "typischen Beispiel" unter Nr. 16 der Gründe in G 1/93 gemeint, wo "das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ist und sich auch sonst nicht daraus ableiten lässt" (Hervorhebung durch die Kammer). Daher stellte das neue Merkmal einen hinzugefügten Gegenstand dar.

Die Entscheidung in T 2230/08 betraf ein Verfahren zur Regenerierung eines Katalysators/Absorbers. Die ursprünglich nicht offenbarte Änderung, die in Anspruch 1 der erteilten Fassung enthalten und in Anspruch 1 des Hilfsantrags beibehalten worden war, beeinträchtige die Interessen Dritter, die sich auf die in der ursprünglich eingereichten Fassung beschriebene Erfindung verließen, denn die nicht offenbarte und technisch sinnvolle Änderung könnte als Grundlage für eine wertvolle Erfindung dienen. Anspruch 1 des Hilfsantrags war nicht auf ein spezifisches Verfahren beschränkt, in welchem Fall die Definition der Temperatur des Regenerierungsgases keinen technischen Beitrag im Kontext des Anspruchs geleistet hätte. Mangels eines weiteren, offenbarten Merkmals, das eine entsprechende Einschränkung bewirkt hätte, sei davon auszugehen, dass die Temperatur des einströmenden Regenerierungsgases mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs bei der Lösung der technischen Aufgabe gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zusammenwirkte. Daraus folgte, dass die in der Entscheidung G 1/93 (ABl. 1994, 541) aufgestellte Bedingung, dass ein hinzugefügtes Merkmal keinen technischen Beitrag leistet, vorliegend nicht erfüllt war.

In T 287/14 erklärte die Kammer, dass es sich bei dem Disclaimer "wobei die Zusammensetzung kein Beta-Nukleierungsmittel enthält", der dem Anspruch hinzugefügt wurde, um ein Merkmal handelt, das einen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leistet. Der Disclaimer veränderte die technischen Eigenschaften der Matrix-Phase der Polyolefin-Zusammensetzung von Anspruch 1 und verhalf dem Beschwerdeführer damit zu einem ungerechtfertigten Vorteil, indem er den beanspruchten Gegenstand auf eine Gruppe von Polyolefin-Zusammensetzungen mit bestimmten technischen Eigenschaften und Merkmalen einschränkte.

Zu weiteren Fällen, die nicht unter die Ausnahme nach G 1/93, Leitsatz 2 fallen, weil das hinzugefügte Merkmal einen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung leistet, s. z. B. T 913/15, T 958/15 und T 312/16.