3.1.8 Auswahl aus generischer Offenbarung

Eine generische Offenbarung, die zwei oder mehr alternative Ausführungsformen implizit einschließt, berechtigt nicht zu einem Prioritätsanspruch für eine bestimmte der Ausführungsformen, die weder explizit noch implizit offenbart ist (T 61/85; s. auch T 30/01 unten).

In T 85/87 war in der Prioritätsanmeldung eine generische chemische Formel offenbart, während ein abhängiger Anspruch der angefochtenen Anmeldung auf eine spezifische Verbindung gerichtet war. Unter Berücksichtigung der Grundsätze, die die Beschwerdekammern für die Beurteilung der Neuheit spezifischer (individueller) chemischer Verbindungen gegenüber der generischen Offenbarung einer Gruppe von Verbindungen entwickelt haben, gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass die spezifische Verbindung nicht im Prioritätsdokument offenbart war. Der Gegenstand des abhängigen Anspruchs genoss also kein Prioritätsrecht und war somit durch die Offenbarung derselben Verbindung in einer anderen europäischen Patentanmeldung im Sinne von Art. 54 (3) EPÜ vorweggenommen.

Gemäß T 77/97 genießt eine in einem abhängigen Anspruch einer europäischen Patentanmeldung beanspruchte chemische Verbindung nicht allein deshalb die Priorität einer früheren Anmeldung, weil die fragliche Verbindung unter die Offenbarung, d. h. den Umfang der Ansprüche, dieser früheren Anmeldung fällt und problemlos gemäß den darin enthaltenen Informationen hergestellt werden könnte (T 409/90, ABl. 1993, 40). Nach Art. 88 (4) EPÜ müssen darüber hinaus alle Elemente, für die Priorität beansprucht wird, d. h. alle wesentlichen Merkmale der chemischen Verbindung einschließlich derjenigen, durch die sie sich von der im Prioritätsdokument offenbarten und beanspruchten generischen Gruppe unterscheiden, im Prioritätsdokument deutlich offenbart sein. Im vorliegenden Fall waren zwar nach Auffassung der Kammer alle Verbindungen der Ansprüche 4 und 5 Teil des "rein konzeptionellen Inhalts" des Anspruchs 3 der Prioritätsanmeldung, nicht aber seiner konkreten technischen Lehre. Sie konnten daher nicht als im Dokument "eindeutig offenbart" betrachtet werden. Den Ansprüchen 4 und 5 stand somit das beanspruchte Prioritätsrecht nicht zu. S. auch T 295/87 (ABl. 1990, 470).

T 30/01 betraf eine Vorrichtung zur optischen Abbildung und Messung. Wie die Kammer darlegte, war der Beschreibung des Prioritätsdokuments unmissverständlich zu entnehmen, dass sich die Lichtsteuerungselemente "im Probenarm" befinden. Eben diese Offenbarung entziehe der vom Anmelder geltend gemachten Auslegung der Prioritätsunterlage den Boden, wonach die Offenbarung das Vorhandensein von Lichtsteuerungselementen innerhalb und außerhalb der Probe als zwei alternative Ausführungsformen implizit offenbare, und erst recht dafür, dass sie bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens eine bestimmte dieser beiden Ausführungsformen implizit offenbare (T 823/96, T 744/99 und T 818/00). Gemäß dem von den Beschwerdekammern ständig angewendeten Kriterium berechtige eine generische Offenbarung, die zwei oder mehr alternative Ausführungsformen implizit einschließe, im Allgemeinen nicht zu einem Prioritätsanspruch für eine bestimmte der Ausführungsformen, die weder explizit noch implizit offenbart sei (T 61/85). Dabei sei das letzte Kriterium eine Sonderform des in G 2/98 (ABl. 2001, 413) formulierten "Offenbarungstests" und eine logische Folge des etablierten und in G 2/98 (s. auch T 744/99) bestätigten Grundsatzes, dass einer Erfindung, die als neu gegenüber dem jeweiligen Prioritätsdokument anzusehen sei, kein Prioritätsanspruch zuerkannt werden könne.

Auch in den späteren Entscheidungen T 788/01, T 899/04, T 70/05 und T 971/08 wandten die Kammern den Grundsatz an, dass eine generische Offenbarung für eine nicht in der Prioritätsunterlage offenbarte besondere Ausführungsform nicht prioritätsbegründend sein kann.