3.1.8 Choix à partir d'une divulgation générique

Une divulgation générique, qui englobe implicitement deux modes de réalisation alternatifs ou plus, ne peut généralement pas servir de base à un droit de priorité à l'égard d'un mode de réalisation spécifique qui n'est divulgué ni explicitement ni implicitement (T 61/85 ; voir aussi ci-dessous T 30/01).

Dans l'affaire T 85/87, le document de priorité divulguait une formule chimique générique, alors qu'une revendication dépendante de la demande en cause portait sur un composé spécifique. En application des principes précédemment définis pour déterminer la nouveauté de composés chimiques (individuels) spécifiques par rapport à la divulgation générique d'un groupe de composés, la chambre a conclu que le composé spécifique en cause n'était pas divulgué dans le document de priorité. Par conséquent, l'objet de la revendication dépendante ne pouvait pas bénéficier de la priorité et, partant, était antériorisé par la divulgation du même composé spécifique dans une autre demande de brevet européen relevant de l'art. 54(3) CBE.

Selon la décision T 77/97, afin qu'un droit de priorité puisse être reconnu pour un composé chimique faisant l'objet d'une revendication dépendante d'une demande de brevet européen, il ne suffit pas de constater simplement que le composé en question est couvert par ce qui est divulgué dans le document de priorité, dans le sens qu'il tombe sous la portée des revendications de celui-ci, et qu'il peut être préparé sans difficulté selon les informations contenues dans ce document (cf. T 409/90, JO 1993, 40). Encore faut-il, selon l'art. 88(4) CBE, que les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée, à savoir toutes les caractéristiques essentielles pour définir le composé chimique, y compris celles permettant de le distinguer du groupe générique divulgué et revendiqué dans le document de priorité, soient révélés de façon précise dans le document de priorité. La chambre a conclu en l'espèce que chacun des composés des revendications 4 et 5 faisait partie du "contenu purement conceptuel" de la revendication 3 du document de priorité, mais qu'il n'appartenait pas pour autant à son enseignement concret. Ces composés ne pouvaient donc pas être considérés comme révélés "de façon précise" par ce document. Par conséquent, les revendications 4 et 5 ne bénéficiaient pas du droit de priorité revendiqué. Voir aussi T 295/87 (JO 1990, 470).

L'affaire T 30/01 portait sur un appareil d'imagerie optique et de mesure. La chambre a constaté que la fourniture de moyens de guidage de la lumière "dans le bras du spécimen" était indiquée clairement dans la description du document de priorité. Cette divulgation précise privait de fondement l'interprétation du requérant selon laquelle le document de priorité divulguait implicitement la fourniture des moyens de guidage de la lumière dans et en dehors du spécimen en tant que réalisations complémentaires alternatives – voire divulguait implicitement l'une de ces deux alternatives par référence aux connaissances générales (T 823/96, T 744/99 et T 818/00). Selon le critère appliqué de manière constante par les chambres de recours, une divulgation générique, qui englobe implicitement deux modes de réalisation alternatifs ou plus, ne peut généralement pas servir de base à un droit de priorité à l'égard d'un mode de réalisation spécifique qui n'est divulgué ni explicitement ni implicitement (T 61/85) ; ce dernier critère étant une forme particulière du "test de l'étendue de l'exposé" énoncé dans l'avis G 2/98 (JO 2001, 413) et le corollaire logique du principe établi, qui a été confirmé dans l'avis G 2/98 (cf. aussi T 744/99), selon lequel aucun droit de priorité ne peut être attribué à une invention considérée comme nouvelle par rapport à la divulgation du document de priorité correspondant.

De même, dans les décisions ultérieures T 788/01, T 899/04, T 70/05 et T 971/08, le principe selon lequel une divulgation générique ne peut pas fonder la priorité d'un mode de réalisation spécifique qui n'a pas été divulgué dans le document de priorité, a été appliqué.