2.4.1 Suppression d'une caractéristique dans une revendication – piège inextricable

Une revendication d'un brevet délivré ne peut être modifiée en supprimant des éléments restrictifs de ces revendications car cette modification aurait pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet, ce qui est interdit par l'art. 123(3) CBE ; si l'élément restrictif a été ajouté en violation de l'art. 123(2) CBE, le demandeur est pris dans un "piège inextricable", voir décision G 1/93 et chapitre II.E.3.1.

Dans l'affaire T 1407/05, la chambre a considéré que la caractéristique A revendiquée décrivait des éléments techniques essentiels des revendications du brevet délivré. La caractéristique A a été supprimée du texte des revendications dans toutes les requêtes pendantes ; toutes les autres caractéristiques revendiquées restaient fondamentalement identiques. La chambre a jugé que la suppression d'une caractéristique technique positive dans une revendication indépendante avait à première vue pour effet d'étendre la protection conférée par cette revendication et, partant, contrevenait à l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire T 1983/14, le demandeur avait ajouté une caractéristique restrictive dans la revendication pendant l'examen. Selon la division d'opposition, le titulaire du brevet, en ajoutant cette caractéristique, avait perdu son droit de priorité et l'utilisation qu'il avait lui-même faite de l'invention pendant le délai de priorité en avait détruit la nouveauté. La chambre a souscrit à la conclusion de la division d'opposition, en précisant de surcroît que le problème lié à l'ajout de la caractéristique n'aurait pu être résolu au moyen d'une modification. L'art. 123(3) CBE empêche en effet la suppression, après la délivrance, d'une caractéristique restrictive problématique.

Dans l'affaire T 666/97, la revendication de produit selon la requête subsidiaire ne contenait plus une caractéristique de procédé qui figurait dans la revendication de produit. Selon la chambre, puisque l'objet pour lequel il était recherché une protection selon la requête subsidiaire était un produit, il ne pouvait être défini que par des caractéristiques se manifestant dans le produit lui-même. Autrement dit, des manipulations effectuées lors de la fabrication du produit, qui ne confèrent pas de caractéristiques au produit ne sont pas pertinentes pour la définition du produit revendiqué et donc pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par la revendication. C'est ce qui découle logiquement de la jurisprudence constante des chambres de recours, qui estiment que la nouveauté de l'objet d'une revendication "product-by-process" (revendication d'un produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne tient pas à la nouveauté des étapes du procédé, mais uniquement à celle des caractéristiques structurelles (cf. T 205/83, JO 1985, 363). Pour répondre à la question de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973, il convient donc d'établir si la caractéristique éliminée "product-by-process" est importante sur le plan technique pour la définition du produit revendiqué, c'est-à-dire s'il s'agit d'une caractéristique de produit. La chambre a constaté que ce n'était pas le cas. En conséquence, il n'y a pas eu extension au sens de l'art. 123(3) CBE 1973 de la protection conférée par la revendication.

Dans l'affaire T 1191/15, une caractéristique présente dans les revendications du brevet tel que délivré avait été supprimée de la nouvelle requête principale de sorte que cette requête englobait désormais des modes de réalisation qui n'étaient pas englobés dans les revendications du brevet tel que délivré (à savoir des modes de réalisation où les moyens de commande du dispositif de dialyse revendiqué étaient programmés d'une certaine manière). Cela est contraire à l'art. 123(3) CBE.