b) Étendue de la protection au sens de l'article 123(3) CBE – pas de renvoi à l'objet dans les procédures nationales de contrefaçon

Comme le soulignent de nombreuses décisions faisant référence à la décision G 2/88 (JO 1990, 93), lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la recevabilité d'une modification au regard de l'art. 123(3) CBE, il n'est pas nécessaire de prendre en considération le droit national des États contractants relatif à la contrefaçon, et cette question n'est pas pertinente (voir par ex. T 81/03, T 547/08 et T 970/17).

Dans l'affaire T 81/03, la chambre a souligné que la crainte générale et abstraite que l'ajout d'une caractéristique à une revendication après la délivrance du brevet conduise à étendre le domaine de la protection, parce que la combinaison de caractéristiques qui en résulte pourrait donner lieu à une évaluation différente des équivalents dans les procédures en contrefaçon, n'était pas à elle seule une raison suffisante pour ne pas autoriser l'ajout de caractéristiques restrictives au titre de l'art. 123(3) CBE 1973.

Dans l'affaire T 547/08, la chambre a déclaré que les arguments du requérant (opposant) concernant les droits du titulaire de brevet d'intenter une action en justice pour contrefaçon directe ou indirecte ne présentaient aucune pertinence pour la question de l'extension de l'étendue de la protection au titre de l'art. 123(3) CBE. S'agissant de la question de l'extension de l'étendue de la protection au titre de l'art. 123(3) CBE, il convient en revanche de garder à l'esprit que la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications, et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que par les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif (G 2/88, JO 1990, 93). Voir également T 970/17 (qui met en lumière la différence entre l'"étendue de la protection conférée par un brevet" au sens de l'art. 69 CBE et les "droits conférés par un brevet" au sens de l'art. 64 CBE).

Dans la décision T 1832/17 également, la chambre a souligné que la notion d'"étendue de la protection" figurant à l'art. 123(3) CBE ne renvoyait pas à un objet en litige dans une éventuelle procédure nationale en contrefaçon. L'étendue de la protection est déterminée, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif, par le libellé des revendications et notamment par leur catégorie et leurs caractéristiques techniques. Par conséquent, la réponse à la question de savoir si la modification entraîne une extension de l'étendue de la protection nécessite de comparer les revendications du brevet délivré avec les revendications modifiées (voir également le point II.E.2.2 du présent chapitre).