2.3. Saisine par une chambre de recours
La question soumise ne doit pas revêtir une importance purement théorique pour la procédure initiale, ce qui serait le cas si la chambre à l'origine de la saisine parvenait à la même décision indépendamment de la réponse apportée à la question (G 3/98, JO 2001, 62, G 2/99, JO 2001, 83 ; cf. également T 547/08). Elle doit être pertinente pour la décision à rendre au sujet de l'affaire en cause (G 2/04, JO 2005, 549 ; T 2136/16), ou la Grande Chambre de recours doit être convaincue qu'"il est nécessaire de répondre aux questions qui lui ont été soumises afin que chaque chambre de recours soit en mesure de statuer sur les recours respectifs en se fondant sur une base juridique correcte" (G 1/05 date: 2007-06-28, JO 2008, 271, G 1/06, JO 2008, 307 ; cf. également G 2/06, JO 2009, 306). Dans l'affaire T 154/04 (JO 2008, 46 ; cf. également J 16/90, JO 1992, 260 et T 1044/07), la chambre a estimé que la réponse à la question soumise "doit être essentielle pour statuer sur le recours considéré".
Dans l'affaire T 520/01 (cf. également T 787/06), la chambre, se référant à la décision G 3/98, n'a pas maintenu le brevet pour des motifs autres que ceux sur lesquels portait la question, si bien qu'elle a rejeté la requête en saisine de la partie. Dans l'affaire T 469/92, la chambre a fait droit à la requête principale du requérant et n'a dès lors pas examiné sa requête subsidiaire en saisine de la Grande Chambre.
Dans l'affaire G 1/98 (JO 2000, 111), l'une des questions soumises par la chambre concernait des objections qui n'avaient auparavant pas été portées à la connaissance du requérant, et celui-ci avait alors déclaré à la Grande Chambre qu'il avait l'intention d'apporter les modifications requises. La Grande Chambre a dès lors douté de la pertinence de la question soumise et a estimé qu'il n'était pas approprié d'émettre des recommandations. Dans l'affaire G 7/95 (JO 1996, 626 ; voir aussi G 9/92 du 22 juin 1993 date: 1993-06-22), la Grande Chambre n'a pas non plus jugé nécessaire, eu égard aux faits de l'affaire, de répondre à la question soumise.
Dans l'affaire G 1/09 (JO 2011, 336), une chambre avait soumis la question de savoir si une demande qui a été rejetée demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36 CBE ; demandes divisionnaires) jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé. Dans ses observations au titre de l'art. 9 RPGCR, la Présidente de l'OEB a soulevé deux questions supplémentaires, à savoir si une demande ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet est encore en instance dans une telle situation, et si la formation d'un recours irrecevable peut maintenir la demande in instance au-delà du délai de recours. La Grande Chambre a répondu à la première question supplémentaire dans une opinion incidente, même si cette question n'était pas pertinente pour la décision à rendre, et elle a estimé que la deuxième question n'était pas couverte par la décision de saisine.
Dans l'affaire G 2/03 (JO 2004, 448), la Grande Chambre a déclaré que la chambre à l'origine de la saisine n'avait pas examiné toutes les conditions de fond et qu'il se pouvait dès lors que la question soumise soit sans conséquence pour la décision. Compte tenu toutefois de l'ordre habituel de l'examen, à savoir que la question soumise (sur l'admissibilité des disclaimers) était examinée avant les conditions de fond telles que l'activité inventive, la Grande Chambre a néanmoins estimé que la saisine était recevable. Dans l'affaire G 2/99 (JO 2001, 83), la Grande Chambre a certes douté que la réponse à la question soumise eût une incidence sur la décision à rendre dans la procédure à la base de la saisine, mais a néanmoins jugé la saisine recevable pour des questions d'efficacité procédurale. Dans l'affaire G 2/07 (JO 2012, 130), les saisines ont été jugées recevables, "qu'il faille ou non clarifier tous les aspects que l'on pourrait théoriquement considérer comme couverts par les questions soumises".
Dans l'affaire G 1/14, la Grande Chambre a été saisie de la question de savoir si, lorsque la formation d'un recours et le paiement de la taxe de recours ont lieu après l'expiration du délai de recours, ce recours est irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé (cf. chapitre V.A.11.3. "Recours réputé ne pas avoir été formé"). Jusqu'au 1er avril 2015, le libellé de la règle 126(1) CBE était limité à la "signification par la poste" par "lettre recommandée avec demande d'avis de réception" (entre-temps cette règle prévoit que la signification se fait par "voie postale" au moyen d'une "lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent"). La Grande Chambre de recours a estimé que la signification de la décision rendue en première instance par le service postal UPS n'était pas couverte par l'ancienne version de la règle 126(1) CBE, si bien que la conclusion de la chambre à l'origine de la saisine, selon laquelle le recours n'avait pas été formé dans les délais, était inopérante. Cette conclusion ayant une incidence sur la nécessité de la saisine, la Grande Chambre de recours a estimé que celle-ci était irrecevable.
- T 758/20
Catchword:
Decision G 1/21 cannot be read as restricting the possibility of summoning for oral proceedings by videoconference contrary to the will of one of the parties only in the case of a general emergency. G 1/21 does not exclude that there are other circumstances specific to a case that justify the decision not to hold the oral proceedings in person.
- T 116/18
Catchword:
- Binding effect of a referring decision (see Reasons, points 9 to 9.4.5)
- Interpretation of order no. 2 of G 2/21 (see Reasons, points 10 to 11.14, in particular points 11.10 and 11.14)
- Submissions based on earlier decisions of the boards of appeal
- admittance into the appeal proceedings (see Reasons, points 32 to 32.4, in particular point 32.3)- T 439/22
Résumé
In T 439/22 the interpretation of the term "gathered sheet" in claim 1 was decisive to assess novelty. In particular, the prior-art document D1 disclosed – in addition to all other features of the claim – a tobacco sheet spirally wound. The board stated that a skilled person in the current technical field would understand the term "gathered sheet", when read in isolation, as defining a sheet folded along lines to occupy a tridimensional space. Accordingly, when assigning this usual meaning to the term, the subject-matter of claim 1 would have to be regarded as novel. However, if the same term was read in a broader but still technically meaningful manner in view of the definition in paragraph [0035] of the description, the subject-matter of claim 1 would lack novelty. Said paragraph [0035] establishes that "the term "gathered" denotes that the sheet of tobacco material is convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod."
The board examined the case law of the boards and concluded that it was divergent on the following questions, which were all decisive for the case in hand:
- legal basis for construing patent claims
- whether it is a prerequisite for taking the figures and description into account when construing a patent claim, that the claim wording, when read in isolation, be found to be unclear or ambiguous
- extent to which a patent can serve as its own dictionary
According to the board, a decision of the Enlarged Board of Appeal was also required because a point of law of fundamental importance had arisen, since claim construction by the EPO had to be seen within the greater context of the patent protection system as a whole. To provide an overview on claim interpretation in validity and enforcement proceedings, the board took into account decisions of national courts in France, Germany and United Kingdom as well as two recent decisions of the Court of Appeal of the Unified Patent Court (Nanostring v 10x Genomics, UPC CoA 335/2023, App 576355/2023 of 26 February 2024; VusionGroup v Hanshow (APL 8/2024, ORD 17447/2024) of 13 May 2024).
The board concluded that, in order to come to a decision in the case at hand, three questions first had to be answered, both to ensure the uniform application of the law and because a point of law of fundamental importance had arisen. The board thus referred the following questions to the Enlarged Board (referral pending under G 1/24 – Heated aerosol):
1. Is Art. 69(1), second sentence EPC and Art. 1 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC to be applied to the interpretation of patent claims when assessing the patentability of an invention under Art. 52 to 57 EPC? [see points 3.2, 4.2 and 6.1 of the Reasons]
2. May the description and figures be consulted when interpreting the claims to assess patentability and, if so, may this be done generally or only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation? [see points 3.3, 4.3 and 6.2 of the Reasons]
3. May a definition or similar information on a term used in the claims which is explicitly given in the description be disregarded when interpreting the claims to assess patentability and, if so, under what conditions? [see points 3.4, 4.4 and 6.3 of the Reasons]
- Compilation 2023 “Abstracts of decisions”