1.9.2 Exemples concernant l'exigence relative à l'"absence de lien fonctionnel ou structurel manifeste"

Dans l'affaire T 25/03, la chambre a relevé que le fait d'extraire des caractéristiques isolées d'un ensemble de caractéristiques qui avaient été initialement exposées sous une forme combinée ne serait justifié qu'en l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste (cf. par exemple T 1067/97). La chambre a conclu que, puisque la revendication 1 en cause résultait de l'extraction de certaines étapes isolées à partir de la combinaison spécifique (en l'occurrence une séquence d'étapes) présentée comme essentielle pour obtenir le résultat voulu dans le mode de réalisation de la figure 4, et comme le requérant ne faisait référence à aucun autre passage de la demande telle que déposée qui aurait été susceptible d'étayer la modification proposée et que la chambre n'a, elle non plus, rien identifié de tel dans la demande, la revendication 1 modifiée conformément à la première requête subsidiaire ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 123(2) CBE 1973. La décision T 1601/16 (où il n'a toutefois pas été renvoyé au critère cité dans la décision T 1067/97) constitue un contre-exemple, la chambre ayant estimé que l'homme du métier parviendrait à la conclusion selon laquelle les caractéristiques omises ne sont pas essentielles pour les effets techniques constatés.

Dans la décision T 582/91, l'intimé (opposant) maintenait que lorsqu'on limite la portée d'une revendication du brevet délivré, en introduisant des éléments tirés des revendications dépendantes, toutes les caractéristiques de ces revendications dépendantes devraient être incorporées dans la nouvelle revendication indépendante. La chambre, par contre, a estimé qu'une des caractéristiques d'une revendication dépendante peut facilement être combinée à une revendication indépendante précédente aussi longtemps que l'homme du métier reconnaît qu'il n'existe manifestement aucun rapport fonctionnel ou structurel étroit entre la caractéristique de ladite revendication dépendante et ses autres caractéristiques, ou entre cette caractéristique et les enseignements d'autres revendications dépendantes auxquelles il est fait référence dans cette revendication dépendante. Si tel est le cas, aucune objection n'est alors possible sur le fondement de l'art. 123(2) CBE 1973 (voir aussi la décision T 938/95).

Dans les affaires jointes T 1500/07, T 1501/07 et T 1502/07, la chambre a appliqué la jurisprudence constante des chambres de recours concernant l'art. 123(2) CBE à l'art. 76(1) CBE 1973. Elle a souligné que lorsqu'un objet nouvellement revendiqué est basé sur l'extraction de caractéristiques isolées d'un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine de façon combinée (par exemple dans un mode de réalisation particulier dans la description), il est considéré que le critère selon lequel cet objet doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale par l'homme du métier est rempli s'il n'existe aucune relation fonctionnelle ou structurelle clairement identifiable entre les caractéristiques, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas inextricablement liées. Ce qui est décisif, c'est de déterminer quelles combinaisons particulières de caractéristiques étaient enseignées à l'origine par la demande initiale, et si l'homme du métier reconnaît immédiatement et sans équivoque, dans la totalité de la divulgation lue dans le contexte et en s'appuyant sur ses connaissances générales, que certaines caractéristiques – en identifiant lesquelles – sont secondaires au bon fonctionnement de ces modes de réalisation particuliers, et qu'il est possible de se passer de celles-ci sans conséquence pour les caractéristiques restantes. Dans la présente espèce, le fait que les caractéristiques revendiquées n'avaient pas été particulièrement mises en avant et qu'elles étaient fonctionnellement et structurellement liées aux autres caractéristiques restantes indiquait que ces critères n'étaient pas remplis.

Dans l'affaire T 1469/15, la chambre n'a constaté aucun lien structurel ou fonctionnel entre la caractéristique extraite et les caractéristiques restantes de la combinaison. Cette conclusion n'était pas invalidée par l'observation du requérant-opposant selon laquelle la revendication couvrait des modes de réalisation hypothétiques non divulgués. Pour évaluer s'il est satisfait à l'art. 76(1) CBE ou à l'art. 123(2) CBE, il importe de déterminer si une modification a pour effet d'ajouter un nouvel objet, à savoir une nouvelle information.

L'affaire T 833/16 fournit un autre exemple de lien fonctionnel ou structurel manifeste entre la (les) caractéristique(s) isolée(s) et les autres caractéristiques d'un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine sous une forme combinée. En l'espèce, les caractéristiques en question correspondaient aux deux caractéristiques définissant un type de signal magnétique généré par la bobine divulguée dans la demande. Il n'y avait aucune divulgation, explicite ou implicite, du fait que la caractéristique omise était simplement facultative ou préférée.

Dans l'affaire T 886/15, la chambre a examiné la question de savoir si les modes de réalisation divulgués dans certaines figures pouvaient constituer à eux seuls une base suffisante pour les caractéristiques ajoutées dans la revendication 1 de la requête principale. La chambre a rappelé que la sélection de certaines caractéristiques dans un groupe de caractéristiques divulguées initialement sous une forme combinée est admissible au regard de l'art. 123(2) CBE si les caractéristiques sélectionnées et celles qui ont été omises ne sont liées entre elles ni sur un plan structurel ni sur un plan fonctionnel. La chambre a jugé que, dans l'affaire en instance, en l'absence de toute indication, dans le dessin et la partie correspondante de la description, concernant les effets résultant de la caractéristique en cause, il était impossible d'établir si les conditions ci-dessus pour la sélection d'une caractéristique dans son contexte étaient remplies. Selon la chambre, il en découlait en outre que l'homme du métier était dans l'impossibilité d'établir le but que les caractéristiques sélectionnées étaient censées atteindre dans le contexte de l'invention. Par conséquent, elles ne pouvaient pas être considérées comme le résultat voulu de considérations techniques visant à apporter la solution au problème technique posé (cf. T 398/00, cf. chapitre II.E.1.13.2 "Dessins schématiques" ci-dessous).