6.2. Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de substances

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une combinaison spécifique d'éléments qui nécessite d'opérer une sélection à partir de deux groupes/listes connus ne peut être considérée comme divulguée par l'état de la technique. Par conséquent, elle satisfait à l'exigence de nouveauté (cf. T 12/81, JO 1982, 296).

Dans la décision fondamentale T 12/81 (JO 1982, 296), la chambre explique que l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas seulement constitué par les détails fournis dans les exemples de réalisation mais par toute information tirée des revendications et de la description et reproductible par l'homme du métier. Lorsqu'une substance ne peut être caractérisée par une formule structurelle suffisamment exacte, il est admissible de préciser la définition par des paramètres additionnels tels que le point de fusion, l'hydrophilie, les constantes de couplage RMN ou le procédé de fabrication (revendications de produits caractérisés par leur procédés d'obtention). Il en résulte que des documents de brevet qui contiennent de telles définitions détruisent la nouveauté de demandes revendiquant la même substance sous une autre forme, peut-être mieux définie. La chambre a conclu que, lorsque dans une publication antérieure on cite, entre autres, l'une des formules de constitution correspondant à la substance chimique décrite, la forme stéréo-spécifique particulière de celle-ci, bien que non mentionnée expressément, sera considérée comme faisant obstacle à la nouveauté si cette forme s'avère être, sans qu'on le sache, le résultat obligatoire d'un procédé suffisamment décrit parmi d'autres dans la publication antérieure par la mention de la substance de départ et des étapes du procédé.

Le demandeur avait allégué que la nouveauté reposait sur une sélection. La chambre a saisi l'occasion pour développer des principes applicables aux inventions de sélection, qui furent repris fréquemment ensuite : Une sélection de substances peut se faire en découvrant, dans un domaine décrit par une formule et appartenant à l'état de la technique, un composé ou un groupe de composés dont il n'avait pas été fait mention, et ceci sans qu'il soit fait allusion à la/aux substance(s) de départ. Cependant, en l'espèce, on n'avait pas affaire à une telle sélection dans un domaine délimité, mais encore inexploré de l'état de la technique. Lorsque l'antériorité désigne expressément la substance de départ, outre le processus réactionnel, on se trouve normalement en présence d'une description antérieure du produit final ; en effet, grâce à ces données, le produit final est défini de façon immuable.

Si, par contre, la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de substances de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'une substance obtenue par réaction d'un couple particulier de substances provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considérée comme nouvelle. Toutefois, la combinaison d'une substance de départ et d'une variante de procédé se situe sur un autre plan que celle de deux substances de départ et elles ne sont donc pas comparables. Si, dans le cas le plus simple, on considère les substances de départ comme étant des fragments du produit final, chaque combinaison possible d'une substance de départ déterminée provenant de la première liste avec n'importe quelle substance de départ contenue dans la seconde liste constitue une modification matérielle véritable de cette substance de départ ; en effet, de combinaison en combinaison, cette dernière est complétée à chaque fois par le fragment différent correspondant à la deuxième substance de départ de façon à donner un produit final sans cesse différent. Chaque produit final s'avère donc être le résultat de deux paramètres variables. Toutefois, la combinaison d'une substance de départ déterminée provenant d'une liste appropriée et de l'une des méthodes de préparation énumérées n'apporte aucune modification matérielle véritable de la substance de départ, mais seulement une modification "identique" (voir aussi T 3/89, T 1841/09).