5.3.3 Modification qui ne concorde pas avec l'invention revendiquée initialement

Dans l'affaire T 442/95, le requérant a soumis de nouvelles revendications basées sur des éléments qui ne figuraient pas dans la revendication telle que déposée. Il a soutenu que la description du composé maintenant revendiqué figurait dans la description de la demande. Selon la chambre, l'élément qui était maintenant revendiqué n'avait pas fait l'objet d'une recherche et n'était pas lié aux groupes d'inventions qui avaient été initialement revendiqués et qui avaient fait l'objet d'une recherche de façon à former un concept inventif unique. Il n'était pas besoin, à ce stade, de rechercher si la demande telle que déposée pouvait servir de fondement à une telle revendication, étant donné qu'en application de la règle 86(4) CBE 1973, la revendication n'était pas recevable. Le requérant ne pouvait poursuivre la procédure quant à l'objet d'une telle revendication que sous la forme d'une demande divisionnaire.

Dans l'affaire T 353/03, la division d'examen avait déclaré dans sa décision de rejet que la nouvelle caractéristique figurant dans la revendication 1 n'avait pas fait l'objet de la recherche et que, pour cette raison, la demande était rejetée conformément aux dispositions de l'art. 97(1) CBE 1973 ensemble la règle 86(4) CBE 1973. La chambre a constaté que la division d'examen n'avait pas tenu compte, dans sa décision, du fait que la règle 86(4) CBE 1973 énonce une autre condition qui doit elle aussi être remplie avant de rejeter des revendications modifiées, à savoir que les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche ne sont pas liés à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général (défaut d'unité). Or, la question du défaut d'unité entre l'objet de la nouvelle revendication 1 et la revendication 1 initiale n'avait pas été traitée dans la décision entreprise. Aussi la chambre a-t-elle conclu que la décision entreprise n'était pas motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973.

Dans l'affaire T 333/10, la chambre a estimé que l'objet de la revendication 1 modifiée ne pouvait pas être réputé avoir fait l'objet d'une recherche et qu'il n'était pas lié à l'une des inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Le requérant s'est référé à la décision T 2334/11 et a fait valoir que dans un tel cas d'espèce, l'unité ne devait pas être jugée "a posteriori" ; selon lui, il convenait au contraire d'examiner de manière générale si la caractéristique ajoutée provenant de la description était liée à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général sur lequel les revendications et la description initialement déposées se concentraient. La chambre a fait observer que la division de la recherche avait conclu à l'absence d'unité des revendications initialement déposées. Elle a ajouté qu'en l'occurrence, certaines caractéristiques extraites de la combinaison de caractéristiques qui avait servi de base à la recherche avaient été remplacées par des caractéristiques qui pourraient ne pas être considérées comme des éléments techniques particuliers correspondants au sens de la règle 44(1) CBE et que l'on ne pouvait donc s'attendre à ce que ces caractéristiques limitent simplement l'une des inventions ayant fait l'objet de la recherche. Dans l'affaire T 2334/11, les faits étaient différents puisque les caractéristiques ajoutées limitaient l'étendue de l'objet couvert par la recherche. Cette différence avait été relevée dans la décision rendue sur cette affaire, laquelle énonçait essentiellement que la jurisprudence relative à la règle 137(5) CBE établit une distinction entre le cas où l'objet revendiqué est modifié en substance, la modification consistant en particulier à remplacer ou à supprimer une caractéristique à l'intérieur d'une revendication, ce qui peut donner lieu à une objection au titre de la règle 137(5) CBE, et le cas où une revendication est simplement limitée ou concrétisée par l'ajout d'une caractéristique divulguée dans la demande initialement déposée, ce qui n'entraîne pas normalement une absence d'unité avec l'invention initialement revendiquée au sens de la règle 137(5) CBE. En l'occurrence, la chambre n'a pas constaté de limitation ni de concrétisation de l'une des quatre inventions couvertes initialement par la recherche et que le requérant aurait pu maintenir. La chambre a fait observer que la décision T 2334/11 ne pouvait être interprétée en ce sens que la modification d'une revendication indépendante par une caractéristique extraite de la description peut généralement être admise au titre de la règle 137(4) CBE, si l'objet de la revendication indépendante a été couvert par la recherche et qu'il manque de nouveauté par rapport à un document de l'état de la technique. Dans la décision T 2334/11, la chambre a souligné, au contraire, que dans un tel cas de figure, il est toujours nécessaire d'examiner si la caractéristique ajoutée est liée au concept inventif général qui peut être déduit des revendications et de la description initialement déposées. Le jeu de revendications modifié ne pouvait donc être admis.