1.6.3 Suppression d'éléments de listes – réduction des listes sans individualisation d'une combinaison de caractéristiques

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la suppression de certaines significations de substituants dans une formule chimique générique ne doit pas aboutir à la sélection d'une combinaison particulière de significations spécifiques de substituants, qui n'ont pas été divulguées initialement. Ceci constitue un principe fondamental (cf. T 615/95 et T 859/94).

Dans la décision T 615/95, il était question de trois listes indépendantes assez longues spécifiant les significations distinctes à accorder à trois résidus d'une formule chimique générique dans le cadre d'une revendication. Une des significations divulguées au départ avait été supprimée de chacune des listes indépendantes. Selon la chambre, ces suppressions n'ont pas eu pour effet de définir une combinaison particulière de significations spécifiques (qui définirait un composé ou groupe de composés non encore mentionné explicitement) mais conservaient à l'objet revendiqué son caractère de groupe générique de composés ne se distinguant du groupe initial que par sa plus petite taille. Une telle réduction du groupe générique de composés chimiques n'est pas contestable au titre de l'art. 123(2) CBE 1973, puisque les suppressions n'engendraient aucune combinaison particulière de significations spécifiques des résidus concernés qui n'ait pas été divulguée à l'origine, autrement dit, elles ne définissaient pas une autre invention (voir aussi la décision T 948/02, dans laquelle la chambre, se référant en détail à cette jurisprudence, n'a pas autorisé la modification d'une formule chimique générique. Pour une autre décision se distinguant de l'affaire T 615/95, voir T 1150/15 ; voir aussi T 894/05, T 888/08).

Dans l'affaire T 50/97, la chambre a expliqué qu'en l'espèce, la réduction des listes de définitions alternatives divulguées dans la demande telle que déposée n'était pas contestable, cette limitation ne conduisant pas à l'individualisation d'une combinaison de définitions spécifiques, à savoir une sous-classe de composés non mentionnée auparavant, mais maintenait l'objet restant de la revendication 1 sous forme de listes génériques de définitions alternatives ne différant des listes d'origine que par leur taille inférieure (en se référant aux décisions T 615/95 et T 859/94).

Dans l'affaire T 942/98, la chambre a constaté que les substituants X1, X2 et R5 avaient été limités respectivement à une seule signification par la suppression de toutes les autres, ce qui avait conduit à une combinaison de significations de substituants spécifiques non divulguée initialement. Il s'ensuivait que la revendication 1 telle que modifiée n'était pas fondée sur la revendication 1 initiale (affaire citée dans la décision T 2013/08, dans laquelle la chambre a rappelé la jurisprudence constante relative à la notion d'individualisation – "singling out").

Dans l'affaire T 1506/13, la chambre, se référant à la décision T 948/02, a conclu en résumé que la suppression de gènes dans une liste de gènes spécifiques est admissible si elle remplit deux conditions : premièrement, la suppression ne doit pas avoir pour effet de définir un composé ou groupe de composés individuel qui n'était pas jusque-là mentionné de manière explicite et l'objet restant doit en revanche être maintenu en tant que groupe générique de composés qui ne se distingue du groupe initial que par sa taille réduite. Deuxièmement, la suppression ne doit pas conduire à une combinaison particulière qui revêt une signification spécifique non divulguée initialement ; autrement dit, elle ne doit pas donner naissance à une autre invention ou, en d'autres termes, elle doit seulement restreindre la protection requise et ne doit pas apporter de contribution technique à l'objet divulgué initialement.

Dans l'affaire T 98/09, qui concernait la sélection sur la base de listes ("singling out") de combinaisons de principes actifs non divulguées à l'origine, la chambre a indiqué que, contrairement à l'opinion du requérant, le fait de supprimer des éléments d'une liste peut aussi constituer une extension non recevable si l'isolement d'un principe actif individuel conduit à une sélection de combinaisons qui sont certes logiquement couvertes, mais non divulguées de manière spécifique par la demande initiale. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de considérer une telle sélection comme une extension irrecevable et, partant, comme une violation de l'art. 123(2) CBE (cf. par exemple décisions T 727/00 et T 686/99). Deux listes (de 6 et 47 éléments) étaient en cause dans l'affaire concernée. Le demandeur souhaitait limiter une des listes à un seul élément. La chambre a estimé que cette sélection n'était pas conforme à l'art. 123(2) CBE. Voir la décision T 1808/08 concernant une affaire similaire dans laquelle la chambre a considéré que la suppression d'éléments de deux listes conduisait à une sélection non admissible.

Dans l'affaire T 10/97, les composés énumérés dans la revendication initiale n'étaient pas tous inclus dans la revendication 1 modifiée. Toutefois, étant donné que le groupe de composés revendiqué n'était pas obtenu par limitation dans une formule générique de la définition générique donnée initialement d'un substituant à une définition spécifique sélectionnée à partir des exemples de mise en œuvre, mais par suppression de certains composés d'une liste de composés différenciés également utiles, ceci afin d'améliorer les chances de brevetabilité de l'invention par rapport à l'état de la technique connu, la chambre a estimé qu'il y avait lieu d'admettre de telles suppressions, ainsi que l'a considéré la jurisprudence des chambres de recours (cf. T 393/91). S'agissant des composés restants, aucun effet technique particulier n'avait été divulgué ni allégué.

Dans l'affaire T 783/09, la chambre s'est référée à la décision T 10/97. Selon la chambre, les 44 combinaisons d'éléments choisis dans les deux listes (l'une composée de deux éléments, et l'autre de 22 éléments) étaient toutes divulguées directement et sans ambiguïté. Cependant, une autre question à trancher était celle de savoir si le fait de ne revendiquer que trois des 44 combinaisons divulguées étendait de manière non admissible le contenu de la demande telle que déposée. Les 44 combinaisons étaient présentées en tant que modes de réalisation particulièrement préférés ("very preferred"). Pour l'homme du métier, cela signifiait que chacune des 44 combinaisons avait la même qualité, qu'elles étaient toutes "particulièrement préférées" dans le contexte de l'invention. Rien d'autre ne pouvait être déduit du reste de la demande : aucune qualité particulière (par exemple un effet technique particulier) n'a été attribuée aux trois combinaisons de la revendication 1 ni aux 41 restantes. Donc, il y avait lieu de considérer que le groupe mentionné dans la revendication 1 résultait de la suppression de 41 éléments d'une liste de 44 éléments égaux sur le plan qualitatif (voir T 10/97). En résumé, l'objet de la revendication 1 satisfaisait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire T 1075/12, le titulaire du brevet a restreint les définitions des groupes à des listes de substituants spécifiques. La chambre a estimé que les définitions plus précises des groupes ne donnaient pas lieu à l'individualisation d'une combinaison particulière de significations spécifiques des groupes respectifs, à savoir qu'aucune caractéristique structurelle particulière des composés concernés non divulguée initialement n'était maintenant revendiquée. La chambre a distingué ce cas des affaires T 859/04 et T 801/02, dans lesquelles plus d'une variable dans les formules chimiques respectives avaient été individualisées.