c) Explications dans la décision G 1/16

Dans la jurisprudence qui a suivi ces décisions de la Grande Chambre de recours, l'approche concernant l'application de la décision G 2/10 aux "disclaimers non divulgués" n'était pas uniforme (cf. Jurisprudence des chambres de recours, 8^e éd. 2016, II.E.1.5.2 b) et le résumé dans la décision G 1/16, point 24 des motifs). Cela a conduit à la décision de saisine T 437/14 du 17 octobre 2016 date:2016-10-17, qui pose en particulier la question de savoir si le critère énoncé dans la décision G 2/10 aux fins d'établir si un disclaimer divulgué est admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE, autrement dit aux fins d'établir si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication, après introduction du disclaimer, comme étant divulgué explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée, doit également être appliqué aux revendications contenant des disclaimers non divulgués.

Dans l'affaire G 1/16 (JO 2018, A70), la Grande Chambre de recours a estimé que le choix du test pertinent pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer reposait sur la différence fondamentale, de par leur nature juridique, entre un disclaimer divulgué et un disclaimer non divulgué. Il faut ainsi prévoir pour chacune de ces deux catégories un test spécifique unique qui permet de déterminer si l'introduction d'un disclaimer donné est conforme à l'art. 123(2) CBE. Pour un disclaimer non divulgué, le test pertinent consiste donc à établir s'il est satisfait aux critères énoncés dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413) et, pour un disclaimer divulgué, s'il est satisfait à la norme de référence prévue dans la décision G 2/10 (test de la divulgation ; JO 2012, 376).

L'admissibilité d'une modification apportée à une revendication au moyen d'un disclaimer non divulgué est régie exclusivement par les critères énoncés dans la décision G 1/03. Ces critères ne peuvent pas être modifiés ou étendus par l'ajout d'autres conditions.

La Grande Chambre de recours a confirmé qu'une modification apportée au moyen d'un disclaimer non divulgué peut être admise dans les trois cas de figure mentionnés dans la décision G 1/03 (point 2.1 du dispositif), à savoir pour : (1) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) CBE ; (2) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2) CBE ; ou (3) exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des art. 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

En outre, le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention, comme l'a déjà énoncé la décision G 1/03 (point 2.3 du dispositif ; point 2.6 des motifs). En faisant sien ce concept, la Grande Chambre de recours a apporté les explications suivantes :

La question qui se pose n'est pas celle de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif (ce qui est inévitablement le cas), mais s'il modifie cet enseignement sur le plan qualitatif, de telle sorte que le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans une meilleure position au regard des autres conditions de brevetabilité. Si tel est le cas, l'introduction du disclaimer modifie de manière inadmissible l'enseignement technique initial et, par conséquent, l'enseignement technique découlant de la revendication modifiée (à savoir de l'objet restant, sans le disclaimer) ne peut plus être considéré comme faisant partie de l'invention exposée dans la demande telle que déposée initialement.

Dans un souci d'exhaustivité, la Grande Chambre de recours a ajouté que l'interdiction de modifier l'enseignement initial sur le plan qualitatif s'applique de manière absolue, à savoir non seulement au regard de l'état de la technique à l'origine du disclaimer non divulgué, mais aussi de l'ensemble de l'état de la technique pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive. Cela signifie dans la pratique que l'activité inventive doit être appréciée en faisant abstraction du disclaimer non divulgué, comme il est suggéré dans la décision T 710/92. Cela évite toute modification inadmissible de l'enseignement technique initial lors de l'appréciation de l'activité inventive.

La Grande Chambre de recours a conclu que l'introduction d'un disclaimer non divulgué doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03, mais ne peut apporter de contribution technique à l'objet revendiqué dans la demande telle que déposée. En d'autres termes, l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer non divulgué ne peut pas changer l'identité de l'invention telle que déposée initialement.

La Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui ont été soumises :

Aux fins de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE, le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03.

L'introduction d'un tel disclaimer ne peut apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé. Enfin, le disclaimer ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.