a) Sur la question de l'antériorisation fortuite 

Dans l'affaire G 1/16 (JO 2018, A70, point 45 des motifs), la Grande Chambre, se référant à la décision G 1/03 (JO 2004, 413, point 2.1 du dispositif, ainsi que point 2.2 des motifs et ses subdivisions), a estimé qu'une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention.

Dans l'affaire T 500/00, la modification résidait en un disclaimer non divulgué que le requérant avait introduit dans la revendication 1 pendant la procédure d'examen en réponse à une objection d'absence de nouveauté fondée sur le document de l'état de la technique D1. Il fallait donc déterminer si la divulgation de D1 était fortuite ou non. La demande en cause et D1 concernaient le même domaine technique, présentaient des compositions identiques, exception faite du composant objet du disclaimer, et visaient le même objectif, à savoir un durcissement suffisant. En outre, le brevet en cause et le document D1 étaient fondés sur le même problème technique. Étant donné que l'homme du métier aurait considéré le document D1 comme état de la technique pertinent pour parvenir à l'invention, ce qui était confirmé par la référence à D1 dans la demande telle que déposée, la divulgation contenue dans ce document ne pouvait être considérée comme fortuite au sens de la décision G 1/03. De plus, vu que le document D1 se rapportait au même effet technique que le brevet en cause et que les polymères de départ à durcir étaient structurellement identiques à ceux du procédé revendiqué, D1 pouvait être considéré comme point de départ approprié pour apprécier l'activité inventive.

La décision T 14/01 concernait l'admissibilité d'un disclaimer visant à supprimer un chevauchement avec l'art antérieur au sens de la décision G 1/03. Selon la chambre, l'allégation selon laquelle l'enseignement tiré de l'état de la technique éloignait de l'invention impliquait que l'homme du métier avait pris en considération cet art antérieur. Or, pour qu'une antériorisation soit fortuite, il faut au contraire que l'homme du métier n'ait jamais été amené à en tenir compte. La chambre a donc décidé que l'état de la technique en question n'était pas fortuit au sens de la décision G 1/03 et que le disclaimer n'était donc pas admissible.

Dans l'affaire T 1297/12, le document D3 n'était en soi ni étranger ni éloigné étant donné qu'il portait sur le même domaine que le brevet litigieux. Cependant, le requérant/titulaire du brevet a fait valoir que les divulgations spécifiques destructrices de nouveauté dans le document D3 étaient "étrangères et éloignées". La chambre a cité la décision T 14/01 et a retenu que les fractions étaient divulguées dans un document pertinent, le document D3, et qu'elles ne pouvaient donc pas être considérées comme représentant une divulgation "fortuite".

Dans la décision T 1049/99, la chambre a conclu que contrairement à ce que soutenait l'intimée (titulaire du brevet), l'enseignement du document D21 aurait été considéré par l'homme du métier, travaillant sur l'invention, pour trouver une solution au problème technique défini par l'intimée en utilisant des moyens appropriés et pertinents pour résoudre son problème dans le même domaine technique que celui dont relevait le présent brevet. En outre contrairement aux conclusions de l'intimée lors de l'audience, la chambre a souligné que le fait qu'un document soit difficile à trouver dans l'état de la technique publié ou soit "difficilement accessible" pour l'homme de métier, ne suffisait pas pour en conclure qu'il représentait une antériorisation fortuite.

Dans la décision T 217/03, où la question se posait de savoir si le document (D1) constituait une antériorisation fortuite, la chambre a estimé que D1 ne traitait pas explicitement du problème technique qui sous-tendait l'invention revendiquée, mais que cela n'était pas décisif pour considérer D1 comme une antériorisation fortuite. La chambre a conclu que D1 se rapportait au même domaine technique général que celui de l'objet de la revendication 10 et que, d'un point de vue technique, il n'était pas à ce point étranger à l'invention revendiquée et éloigné d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais pris en considération lors de la réalisation de l'invention (cf. G 1/03, JO 2004, 413). Selon la chambre, ce qui est exposé dans le document D1 ne pouvait donc pas constituer une antériorité fortuite.

Dans l'affaire T 1146/01, la chambre a retenu que les exemples comparatifs du document D1 enseignaient certes ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'ils permettaient toutefois d'élucider l'enseignement du document dans son ensemble et qu'ils étaient étroitement liés aux autres expériences divulguées dans le document. Si l'on pouvait dire d'un exemple comparatif qu'il avait une "pertinence négative", il n'en était pour autant ni éloigné, ni déconnecté de la divulgation figurant dans le document. Ainsi, bien que les exemples comparatifs du document D1 aient montré un enseignement à ne pas suivre, cela ne signifiait pas que leurs informations ne faisaient pas partie de la divulgation du document D1, ni qu'elles ne seraient pas prises en considération par un inventeur travaillant sur son invention.

Dans l'affaire T 1218/14, la chambre a clarifié la signification du critère mentionné dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413), selon lequel une divulgation qui détruit fortuitement la nouveauté doit être totalement dénuée de pertinence pour l'activité inventive. Le fait de conclure que l'objet revendiqué était inventif par rapport au document D1 en tant que document secondaire ne signifiait pas que le document D1 était dénué de pertinence pour l'activité inventive au sens de ce critère. Ce critère doit être considéré non pas comme un critère alternatif ou supplémentaire, mais comme une conséquence du critère énoncé dans les décisions G 1/03 et G 1/16 (JO 2018, A70), en vertu duquel, d'un point de vue technique, ladite divulgation doit être à ce point étrangère et éloignée que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation ou de l'élaboration de l'invention.

D'autres décisions ont tranché la question de savoir si dans l'espèce dont elles étaient saisies il y avait antériorisation fortuite ou non. Dans les décisions suivantes, les chambres ont conclu à l'absence d'antériorisation fortuite et donc que les disclaimers n'étaient pas admissibles : T 1086/99, T 584/01, T 506/02, T 285/00, T 134/01 (domaine des produits pharmaceutiques, même maladie ; apport résumé par T 1911/08, qui prend également en compte les affaires T 739/01, T 580/01 et T 639/01), T 351/12, T 632/12. S'agissant de décisions dans lesquelles la chambre a considéré que l'antériorisation était fortuite, voir par ex. les affaires T 717/99 et T 3077/19 (domaine technique d'E4, à savoir une housse de voiture, considéré comme éloigné du domaine concerné dans cette affaire, à savoir un traitement thérapeutique).