2.4.11 Remplacement d'une substance par un produit contenant la substance

Dans l'affaire T 352/04, la revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur une composition de traitement capillaire qui était définie par ses éléments constitutifs, alors que la revendication 1 selon la requête principale incluait une variante qui en plus la caractérisait comme "présente sous la forme d'un spray capillaire non-aérosol avec un dispositif de pulvérisation mécanique". Les revendications dépendantes du brevet tel que délivré ne faisaient pas non plus référence à quelque caractéristique de dispositif que ce soit. Cette modification, selon l'avis de la chambre, contrevenait à l'art. 123(3) CBE 1973 car la protection conférée avait été étendue. Par l'inclusion dans la revendication 1 du dispositif de pulvérisation mécanique en tant qu'élément séparé, c'est également la catégorie de la revendication qui était modifiée, car elle pouvait dorénavant couvrir un dispositif de pulvérisation qui contenait la composition cosmétique. Voir aussi le présent chapitre, II.E.2.7. "Changement de catégorie".

Dans la décision T 1898/07, le requérant (titulaire du brevet) avait fait valoir qu'une revendication relative à un kit emballé contenant la composition liquide de la revendication 1 du brevet tel que délivré avait en fait une portée plus limitée qu'une revendication ayant pour objet la composition liquide, étant donné que cette revendication englobait la formulation liquide dans tout contenant, récipient, emballage ou réservoir possible. La chambre a partagé l'avis du requérant selon lequel l'étendue de la protection conférée par une revendication relative à une entité physique doit être considérée comme englobant l'entité physique dans tout emballage ou contenant possible. Toutefois, "un kit emballé" est à l'évidence une entité physique différente d'"une composition liquide". Selon la chambre, le contenu d'un emballage n'est pas un élément caractérisant de l'emballage en tant que tel. Dès lors, il s'était créé une situation procédurale dans laquelle un acte tel que la production de la boîte, de l'emballage ou d'un autre contenant, qui ne constituait pas une contrefaçon du brevet tel que délivré, est devenu un acte de contrefaçon suite à une modification apportée après la délivrance. Or, c'est précisément cette situation que l'art. 123(3) CBE vise à éviter. La chambre a par ailleurs estimé qu'il n'était pas justifié de saisir la Grande Chambre de recours en application de l'art. 112(1)a) CBE. Après avoir examiné les enseignements des affaires T 579/01 et T 352/04 (substance cosmétique remplacé par une combinaison de la substance et d'un dispositif mécanique) citées par le requérant, elle a estimé que ces deux décisions n'étaient pas pertinentes en l'espèce.