8.1.3 Applicabilité des décisions G 2/88 et G 6/88 aux revendications de procédé
Dans l'affaire T 958/90, la chambre a affirmé qu'un effet connu ne peut être nouveau au seul motif qu'il était présent dans le brevet dans une mesure jusque-là inconnue.
Dans l'affaire T 279/93, la division d'opposition avait révoqué une revendication concernant l'utilisation d'un premier composé dans un procédé visant à préparer un second composé. Les revendications portaient en particulier sur l'utilisation d'alcanolamines en vue de réduire la formation d'impuretés d'isomélanine. De l'avis du requérant, même si cet objectif pouvait intrinsèquement être atteint en suivant l'enseignement d'une antériorité, il rendait néanmoins nouveau l'objet des revendications, étant donné qu'en application de la décision G 2/88 (JO 1990, 93), le contenu "intrinsèque" ne détruit pas la nouveauté d'une utilisation nouvelle, laquelle doit être considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle des revendications. Selon la chambre, l'utilisation d'un composé dans un procédé pour la préparation d'un autre composé en vue de réduire la formation d'impuretés ne constitue pas forcément une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision G 2/88, et ne confère donc pas en toutes circonstances un caractère de nouveauté à l'objet de la revendication y relative. Les faits de l'espèce différaient considérablement de ceux sur lesquels se fonde la décision G 2/88. La chambre n'a pas été en mesure de trouver dans la revendication un quelconque but ou effet technique nouveau au sens requis dans la décision précitée. Elle a donc estimé que le fait qu'un ancien produit avait la propriété de produire moins d'impuretés d'isomélanine était une simple découverte. Pour transformer cette découverte en une invention brevetable et présenter les caractéristiques d'un nouvel effet technique, il aurait fallu revendiquer une utilisation nouvelle du produit, fondée sur la découverte que la quantité d'impuretés d'isomélanine est basse, et ce dans un but technique nouveau.
Dans l'affaire T 1855/06, la chambre a indiqué que la nouveauté de l'utilisation d'un composé connu pour l'obtention connue d'un produit connu ne saurait être déduite d'une nouvelle propriété du produit obtenu. En pareil cas, l'utilisation d'un composé pour l'obtention d'un produit doit être interprétée comme un procédé d'obtention du produit avec le composé. L'utilisation ne peut être considérée comme étant nouvelle que si le procédé d'obtention en tant que tel est nouveau. Si le but mentionné de l'utilisation se limite à l'amélioration d'une propriété déjà connue d'un produit à fabriquer, il ne peut pas s'agir non plus d'une nouvelle activité technique au sens des décisions G 2/88 et G 6/88 si la revendication ne requiert pas que cette amélioration soit exploitée sous quelque forme que ce soit. Le fait de constater qu'un produit connu présente une certaine propriété n'est qu'une découverte (conformément à la décision T 279/93), qui ne peut fonder la nouveauté de la revendication d'utilisation.
Dans l'affaire T 892/94 (JO 2000, 1), la chambre a relevé que conformément à la décision G 2/88, une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical jusque-là inconnu, c'est-à-dire nouveau, reflétant un effet technique nouvellement découvert, peut être considérée comme nouvelle au sens de l'art. 54(1) CBE 1973. Toutefois, un effet technique nouvellement découvert ne confère pas un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si l'effet technique nouvellement découvert sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue. La chambre a estimé que la divulgation contenue dans le document (1) portait atteinte à la nouveauté de la revendication en question. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité. La découverte a posteriori, selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants peut provenir de leur action inhibitrice sur les micro-organismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication, puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement.
Dans l'affaire T 706/95, la chambre a estimé que le fait de découvrir que les mêmes moyens connus produisent un effet supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés aux mêmes fins (usage connu), à savoir afin de réduire la concentration en oxydes d'azote dans le même effluent, ne peut pas conférer de nouveauté à l'usage connu (voir aussi T 934/04).
Dans l'affaire T 189/95, la chambre a déclaré qu'une nouvelle propriété d'une substance, c'est-à-dire un nouvel effet technique, ne se traduit pas nécessairement par une nouvelle utilisation de la même substance, et n'y conduit pas toujours. À titre d'exemple, la nouvelle propriété découverte peut représenter la simple explication du mécanisme qui débouche sur l'utilisation déjà décrite dans l'état antérieur de la technique, comme cela était le cas dans la décision T 892/94 (JO 2000, 1). Comme dans la précédente affaire, la chambre a considéré en l'espèce que la mise en évidence d'une propriété ou d'une activité ne suffit pas pour conférer un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si la propriété ou l'activité nouvellement découverte ne fait que faire apparaître ce qui est à la base de l'utilisation connue de la substance connue.
Dans l'affaire T 151/13, la chambre a affirmé que le but d'un réactif spécifique dans un procédé chimique connu ne constitue pas une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision G 2/88 et ne rend pas ledit procédé nouveau.
En ce qui concerne la question de la découverte d'une propriété d'un composé qui n'était pas connue auparavant et qui est sous-jacente à l'utilisation connue, voir également la décision T 1073/96, renvoyant à la décision T 254/93 (JO 1998, 285). En revanche, une nouvelle utilisation a été par exemple reconnue dans les affaires T 319/98, T 952/99, T 966/00, T 326/02 et T 1090/02.