2.1.2 Le retard était justifié
Dans l'affaire T 712/94, la chambre a autorisé le requérant (opposant) à produire au stade de la procédure de recours des faits et preuves relatifs à une autre utilisation antérieure qu'il alléguait. Elle a cependant rejeté la requête en répartition différente des frais présentée par l'intimé (titulaire du brevet). En effet, les documents prouvant qu'il y avait bien eu, comme l'affirmait l'opposant, usage antérieur ayant rendu l'invention accessible au public, avaient été portés à la connaissance du titulaire du brevet au cours des négociations engagées avec l'opposant en vue d'aboutir à une conciliation, et cela bien avant que la première instance ne rende sa décision. Le titulaire du brevet n'avait donc pas été pris au dépourvu, dans la mesure où la conciliation avait échoué.
Dans l'affaire T 1167/06, la chambre ne pouvait considérer que la requérante avait commis un abus de procédure en produisant, deux semaines avant la date de la procédure orale, trois nouvelles requêtes subsidiaires, de nouveaux arguments et quatre documents succincts, ces derniers reflétant des connaissances générales au sujet de questions déjà examinées. La nécessité de faire traduire les requêtes et les documents et les frais ainsi occasionnés sont inhérents à la procédure européenne, qui compte trois langues officielles, et concernent toutes les parties de la même manière. Dans le cas d'espèce, où la langue de la procédure relative au brevet contesté était l'allemand, l'intimée devait s'attendre à ce que de nombreux éléments soient produits dans cette langue. Elle a fait valoir qu'un nouveau mandataire avait dû traiter les moyens invoqués tardivement et se déplacer pour assister à la procédure orale, le mandataire chargé de l'affaire étant en congé au cours de la période concernée. De l'avis de la chambre, l'on ne saurait toutefois faire porter à l'autre partie le poids de l'absence du mandataire en raison d'un congé. Par ailleurs, l'intimée (opposante) avait été représentée devant la division d'opposition par ces deux mêmes mandataires, si bien que le nouveau mandataire avait pu se mettre au fait de l'état actuel du dossier sans grande préparation.
Dans l'affaire T 29/96, un nouveau document, dont le contenu était relativement simple et clair, avait été produit en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a considéré que ce document avait été produit dans les meilleurs délais possibles. De plus, la production du nouveau document ne pouvait être considérée comme fondant une nouvelle opposition, puisqu'il ne s'agissait pas là d'un nouveau document représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention, mais simplement d'une nouvelle source d'informations d'intérêt secondaire, le requérant essayant de combler la lacune dénoncée dans la décision qu'il attaquait, de façon à renforcer sa position concernant l'appréciation de l'activité inventive.
Dans l'affaire T 554/01 la requérante a présenté plusieurs documents à la suite de la décision négative prise par la division d'opposition. La chambre a constaté que le seul fait de présenter tardivement certains documents ne permet pas de conclure à l'existence d'un abus de la part de la requérante surtout quand leur présentation a été causée par l'intention légitime de compléter son argumentation qui a échoué devant la première instance. De plus, les intimés n'ont pas démontré avoir subi des frais supplémentaires du fait de l'introduction desdits documents dans la procédure.
Dans l'affaire T 1171/97, la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, car elle avait acquis la conviction que les nouveaux documents dont le requérant (opposant) avait eu connaissance à l'occasion d'une autre recherche n'avaient pas été produits pour faire obstruction, mais parce qu'ils comportaient des aspects qui, selon la division d'opposition, n'avaient pas été traités dans les antériorités citées.
Dans l'affaire T 507/03, en réaction aux motifs de la décision entreprise, l'opposant (requérant) a introduit un nouveau lot de documents dans la procédure de recours. La chambre a rejeté la requête visant à obtenir une répartition différente des frais de procédure dus au dépôt tardif des documents. Elle a mentionné qu'il convenait, conformément à l'art. 108 CBE 1973 et à la règle 65 CBE 1973 (désormais règle 101 CBE), d'indiquer dans le mémoire exposant les motifs du recours dans quelle mesure la modification ou l'annulation de la décision contestée était demandée. Toutefois, cela n'empêchait pas un opposant qui avait perdu en première instance de produire de nouveaux éléments de l'état de la technique s'il pensait qu'ils lui permettraient de réfuter les motifs de la décision entreprise. En outre, les nouveaux documents étaient tous facilement compréhensibles et n'avaient pas occasionné de surcharge déraisonnable de travail pouvant justifier de s'écarter de la règle habituelle selon laquelle chaque partie supporte ses propres frais conformément à l'art. 104 CBE 1973.
Dans l'affaire T 242/04, la chambre a considéré que l'intimé avait produit des documents tardivement en réponse à une notification de la division d'opposition l'y invitant, environ un mois avant l'expiration de la date limite fixée dans cette notification et environ deux mois avant la date de la procédure orale. En pareilles circonstances, on ne saurait considérer que la production tardive des documents était injustifiés ou que l'intimé avait agi de mauvaise foi. En outre, le requérant qui avait demandé une répartition différente des frais, notamment le remboursement des frais de voyage d'un expert technique, n'avait fourni ni raisons ni preuves justifiant la présence de cet expert à l'audience devant la division d'opposition et n'avait pas non plus démontré que la production tardive des documents était à l'origine du voyage de l'expert. Une répartition différente des frais n'a donc pas été considérée comme justifiée.
De l'avis de la chambre dans la décision T 333/06, le fait que la requérante ait maintenu sa requête tendant à l'introduction du nouveau motif d'opposition tiré du manque d'activité inventive et des nouveaux documents invoqués à son appui même après avoir pris connaissance de l'opinion préliminaire négative de la chambre, ne caractérise pas l'abus car cette opinion n'est pas une décision finale. En outre, même si la requérante avait reconnu que les nouveaux documents n'étaient pas pertinents pour la nouveauté, on ne peut objectivement reprocher à la requérante d'avoir maintenu ces documents dans l'espoir que, suite à sa présentation orale, le nouveau motif d'opposition de manque d'activité inventive et, en conséquence, les nouveaux documents pertinents pour l'activité inventive, soient admis. Par conséquent, même si on peut admettre que de ce fait la préparation à la procédure orale pour l'intimée a été plus laborieuse que la préparation qui aurait été nécessaire si la requérante avait retiré les nouveaux documents, cette préparation a été causée par un comportement procédural de la requérante qui n'est pas abusif mais entre dans le cadre des prérogatives légitimes de la requérante.
Dans l'affaire T 467/15, la chambre a annulé la répartition des frais en faveur de l'opposant qui avait été ordonnée par la division d'opposition. L'opposant avait fait valoir qu'en raison des multiples requêtes subsidiaires divergentes, du moment de leur dépôt et du fait que, selon lui, elles étaient insuffisamment étayées, il n'avait pas été en mesure de préparer la procédure orale devant la division d'opposition. Contrairement à la division d'opposition, la chambre a toutefois estimé que, dans l'affaire en cause, la présentation de 22 requêtes subsidiaires avant la date fixée conformément à la règle 116 (1) CBE ne pouvait pas être considéré comme un abus de la procédure ou comme étant déraisonnable. Une modification des moyens, même à un stade tardif de la procédure, n'étant pas en soi irrecevable en vertu de la CBE, une telle modification ne peut pas non plus être considérée en soi comme constituant un abus de procédure ou comme étant déraisonnable. Par conséquent, des circonstances supplémentaires sont généralement requises afin d'imputer des frais à une autre partie, pour des raisons d'équité, après une modification tardive des moyens (cf. T 1781/13). Dans l'affaire en cause, la chambre a estimé que ni le nombre élevé de requêtes subsidiaires ni leur caractère divergent ne suffisaient pour justifier une répartition différente des frais.
Dans l'affaire T 403/17, la chambre a admis les documents produits par le requérant un mois avant la procédure orale. Elle a refusé toute répartition différente des frais au motif que ces pièces n'avaient pas entraîné de modification des moyens invoqués par la partie au sens de l'art. 13 RPCR 2020 (ce qui n'était pas le cas dans l'affaire T 2165/08 du 6 mars 2013 date: 2013-03-06, où la chambre a considéré les documents déposés peu avant la procédure comme constituant une modification des moyens invoqués et un abus de procédure). Examiner de tels documents et préparer la discussion concernant leur pertinence pour la brevetabilité de l'objet revendiqué font partie du travail normal de préparation de la procédure orale qui peut être attendu de toute partie à la procédure de recours (cf. T 1848/12). La chambre a également relevé que le requérant était en droit de rédiger ses documents en allemand. En effet, la règle 3(1) CBE dispose que dans la procédure écrite, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles de l'OEB.
- T 964/21
Résumé
In T 964/21 the patent proprietor (appellant) requested, among other things, that the opposition division's decision as to the apportionment of costs be set aside. The formulation of that decision was set out in the Reasons of the impugned decision as follows: "... the Opposition Division apportions to the Proprietor the costs of the remuneration of the representatives of the parties in respect to oral proceedings and for the undue delaying of the procedure in respect of late filing".
The board emphasised that an order for the apportionment of costs under Art. 104 EPC must clearly state (at least) the kind of costs to be borne by the burdened party. According to the board, the order referred to above did not comply with this requirement. The order was so vague that it was not possible to clearly determine (a) whether the representatives' costs of preparing for the oral proceedings were included, and (b) whether the representatives' costs for both oral proceedings (i.e. for the one of 8 October 2019 and also for the later one of 26 April 2021) were included.
In this regard the board noted that according to the minutes of the oral proceedings of 8 October 2019 before the opposition division, the costs for both oral proceedings should be borne by the patent proprietor. This however was not properly reflected in the order and could not be assumed to be covered by it. Furthermore, in view of the fact that parties to opposition proceedings have a right to oral proceedings, such a ruling – without any limitations of the specific costs to be borne in relation to the oral proceedings and without providing sound reasons for such a decision – would not comply with the right to be heard in oral proceedings as enshrined in the EPC.
The board found that, even on the basis of the foregoing alone, the decision on the apportionment of costs was to be set aside.
Furthermore, the board held that the opposition division's decision also failed in terms of substance. According to established case law, a board should overrule a discretionary decision only if they conclude that it was taken in accordance with the wrong principles, without taking the right principles into account or in an arbitrary or unreasonable way, thereby exceeding the proper limits of its discretion (see Case Law of the Boards of Appeal, 10th ed. 2022, V.A.3.4.1b); emphasis by the board). A substantive review of a discretionary decision was therefore not excluded in the present case.
According to the board, the fact that the patent proprietor did not contest the earliest priority claimed for D22 in view of the embodiment of Figures B34A and B34B until the first oral proceedings before the opposition division could not justify a different apportionment of costs. In this regard it had to be taken into account that a novelty objection based on the embodiment of Figures B34A and B34B of D22 was raised for the first time in said oral proceedings. Even if a novelty objection based on the embodiment of Figure 1B of D22 was already in the proceedings, this did not mean that the patent proprietor would have been obliged to consider the validity of the priorities of D22 in relation to that objection.
With regard to the late filing of amended requests, the board did not see any procedurally abusive behaviour on the part of the patent proprietor, nor did the effort of the opponents caused by the late filing of the requests – which was partly due to the late submission of the objections based on D22 – appeared to be unduly high. The efforts for the preparation of the issue of admittance of the newly filed requests did not appear to the board to have caused unreasonable expense to the opponents. Moreover, such preparatory work could in no way justify the award of the entire costs of the oral proceedings.
Thus, the board found it appropriate for each party to bear its own costs. The decision of the opposition division as to the apportionment of costs was set aside.