a) Différentes catégories de revendications d'utilisation 

La décision G 2/88 de la Grande Chambre de recours (JO 1990, 93) concernait un changement de catégorie pendant la procédure d'opposition, et plus particulièrement le changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation du produit das un but précis, que la Grande Chambre de recours a admis pour que l'utilisation d'une entité physique particulière obtienne un effet. La protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications (art. 69(1) CBE 1973), et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci. Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'art. 123(3) CBE 1973. Car il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose en tant que telle confère une protection absolue à cette chose ; et cela confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues. Il s'ensuit que, s'il peut être démontré que cette chose (un composé par exemple) est déjà comprise dans l'état de la technique, alors une revendication relative à cette chose en tant que telle est dénuée de nouveauté. Il s'ensuit également qu'une revendication relative à une utilisation particulière d'un composé n'est véritablement une revendication relative à cette chose (au composé) que si cette chose est utilisée au cours de l'activité physique particulière (l'utilisation) laquelle constitue dans la revendication une caractéristique technique supplémentaire. Une telle revendication confère donc une protection moindre qu'une revendication relative à la chose en tant que telle.

Toutefois, la Grande Chambre de recours a fait la distinction entre les revendications d'utilisation, définissant l'utilisation d'une entité physique particulière en vue de l'obtention d'un "effet", et les revendications définissant l'utilisation en vue de l'obtention d'un "produit". Ce dernier type de revendications est une revendication de procédé au sens de l'art. 64(2) CBE 1973.

Dans l'affaire T 401/95, la chambre, se référant à la décision G 2/88 (JO 1990, 93), a identifié deux catégories de revendications d'utilisation, à savoir :

(i) l'utilisation d'une entité physique en vue de l'obtention d'un effet, et

(ii) l'utilisation d'une entité physique en vue de l'obtention d'un produit.

Une revendication d'utilisation de cette dernière catégorie (ii) doit être considérée comme une revendication de procédé comprenant les étapes physiques pour obtenir le produit en utilisant l'entité physique, ce qui implique que ce type de revendication d'utilisation est une revendication de procédé au sens de l'art. 64(2) CBE 1973. Conformément à cet article, le produit, dans la mesure où il est obtenu directement par ce procédé, est également protégé. Par conséquent, ce produit, lorsqu'il est obtenu par ce procédé, est couvert par la protection conférée par ce type de revendications d'utilisation. La revendication d'utilisation telle que modifiée conférait donc une protection à l'utilisation revendiquée et au produit obtenu directement par le procédé revendiqué, ce qui, dans l'affaire en cause, étendait la protection conférée (pour une affaire dans laquelle il n'a pas été tenu compte de la question de l'art. 64(2) CBE 1973, voir toutefois la décision T 879/91).

Dans l'affaire T 75/90, la chambre a admis le changement d'une revendication portant sur un "conteneur de transport … pour la mise en œuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 3" en une revendication relative à "l'utilisation du conteneur de transport pour la mise en œuvre du procédé".