1.7.2 Critères d'évaluation des disclaimers divulgués et non divulgués
La Grande Chambre de recours a constaté dans les affaires G 1/03 et G 2/03 (JO 2004, 413 et 448) concernant les disclaimers non divulgués, qu'une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'art. 123(2) CBE 1973 au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée. Elle a estimé qu'il convenait d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer, qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée :
Un disclaimer peut être admis pour :
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 ;
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2) CBE 1973 ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et
- exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des art. 52 à 57 CBE 1973 pour des raisons non techniques.
En outre, un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. D'autre part, un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'art. 123(2) CBE 1973. Et, une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'art. 84 CBE 1973.
La Grande Chambre dans les décisions G 1/03 (et G 2/03), ensuite du droit applicable posé par elle concernant les disclaimers, a expressément identifié les décisions des chambres de recours qu'il convient de ne plus suivre. Ainsi, la Grande chambre énonce qu'il convient de ne pas suivre les décisions isolées T 170/87 et T 313/86 ; la décision T 323/97 est également critiquée au vu du nouveau droit applicable.