b) Moyens invoqués incomplets – article 12(3) RPCR 2020 

i) Requêtes – absence de précision des motifs selon lesquels les modifications répondent aux questions en suspens

Dans l'affaire T 2115/17, la chambre a constaté que le seul fait d'identifier la modification effectuée (sans indiquer son fondement dans la demande telle qu'elle a été déposée) ne permettait pas à la chambre et au requérant (opposant) de comprendre la raison d'être de la requête en question. Au contraire, la chambre et le requérant se voyaient contraints de reconstituer ou de déduire eux-mêmes les éléments de l'argumentation et de préparer des réponses appropriées, ce qui contrevient aux exigences prévues à l'art. 12(3) RPCR 2020 (voir T 687/15, renvoyant l'art. 12(2) RPCR 2007).

Pareillement, dans l'affaire T 203/20, le requérant a présenté la requête subsidiaire 9 avec le mémoire exposant les motifs de l'appel, mais n'a pas justifié pourquoi les modifications apportées surmonteraient les objections à l'encontre des requêtes de rang supérieur. Une référence tardive par le requérant aux moyens invoqués pendant de la procédure devant la division d'opposition n'a pas été considérée comme étant suffisante par la chambre (renvoyant à l'affaire T 1311/11). Voir également la décision T 430/20, dans laquelle le requérant n'a pas justifié pourquoi la décision attaquée avait conclu à tort que les caractéristiques désormais ajoutées aux nouvelles requêtes subsidiaires avaient été divulguées par un document de l'état de la technique.

Des exigences non moins strictes ont également été appliquées aux requêtes subsidiaires dans des affaires où la division d'opposition avait rejeté l'opposition :

Dans la décision T 904/21, la chambre n'a pas admis la requête subsidiaire 4 (qui avait été présentée par l'intimé – titulaire du brevet – avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours et correspondait à une requête subsidiaire déposée pendant la procédure d'opposition), car le requérant n'avait pas précisé dans les moyens invoqués comment les caractéristiques supplémentaires pouvaient surmonter l'objection d'absence d'activité inventive soulevée par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours.

De même, dans l'affaire T 1959/19, la chambre a estimé que l'intimé (titulaire du brevet) n'avait pas satisfait aux exigences de l'art. 12(3) RPCR 2020, car, outre la production des requêtes subsidiaires I à XVII déjà présentées au cours de la procédure d'opposition, il avait manqué de justifier pourquoi celles-ci étaient susceptibles de remédier aux objections formulées par le requérant. La chambre a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel il ressortait du libellé des requêtes pourquoi celles-ci satisfaisaient aux dispositions de la Convention, simplement parce que les requêtes subsidiaires I à XVII opéraient une délimitation plus stricte par rapport à l'état de la technique que le texte du brevet tel que délivré'. La chambre a estimé qu'il n'était pas facile d'identifier l'état de la technique au regard duquel cette délimitation était faite. Exerçant son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(2) RPCR 2020, elle n'a pas admis la justification tardive. Voir également T 262/20 et T 312/22.

ii) Requêtes – référence à des requêtes ou à des arguments à leur appui déposés en première instance

Dans l'affaire T 2457/16, la chambre a estimé que l'approche du titulaire du brevet était incompatible avec l'exigence, prévue à l'art. 12(3) RPCR 2020, d'exposé complet des faits par une partie dans le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné que ladite partie avait déposé des requêtes subsidiaires contenant des modifications sans expliquer celles-ci et leur objectif, et qu'elle avait en outre, en renvoyant sommairement à des requêtes déposées en première instance qui devaient "continuer à être valables à titre subsidiaire", laissé en suspens la question de quelles requêtes auraient dû être examinées et dans quel ordre. Le titulaire du brevet transférait ainsi à l'opposant et à la chambre la tâche qui lui incombait en réalité, à savoir identifier, parmi les nombreuses requêtes, celle susceptible d'être finalement accordée (voir également l'affaire R 11/08). La chambre a donc décidé de ne pas admettre les requêtes subsidiaires concernées dans la procédure (art. 12(4), 12(2) RPCR 2007 et art. 12(3), (5) RPCR 2020).

Dans l'affaire T 1041/21, la chambre a également considéré que la référence globale à ses moyens présentés en première instance, faite par l'intimé (titulaire du brevet), qui y avait obtenu gain de cause, était incompatible avec l'exigence de l'art. 12(3) RPCR 2020. La référence ou la simple répétition d'arguments avancés dans le cadre de la procédure d'opposition ne permet pas à la chambre ou à l'autre partie d'identifier immédiatement à quelles objections soulevées par le requérant dans son recours contre la requête principale les modifications apportées dans les requêtes subsidiaires ont permis de remédier, dans quelle mesure et pour quelles raisons. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(5) RPCR 2020, la chambre n'a pas admis ces requêtes subsidiaires dans la procédure, car elles n'étaient pas étayées. Cette approche a été confirmée dans la décision T 503/20, qui se réfère au libellé de l'art. 12(3) et (5) RPCR 2020 et aux notes explicatives relatives à l'art. 12(5) RPCR 2020 (publication supplémentaire 2, JO 2020, p. 85 > 17).

iii) Requêtes - revendications insuffisamment développées

Dans l'affaire T 1421/20, les requêtes 1a à 5a avaient été introduites et commentées dans le mémoire exposant les motifs du recours mais aucune revendication n'avait été déposée à ce stade. Par conséquent, elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 12(3) RPCR 2020 et déjà pour cette raison uniquement, il revenait à la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (art. 12(5) RPCR 2020), de ne pas les admettre. Dans la mesure où les requêtes ne faisaient pas partie de la décision attaquée, elles ont en outre été considérées comme des modifications (art. 12(2) et (4) RPCR 2020).

iv) Moyens de défense – référence aux moyens invoqués en première instance

Dans l'affaire T 503/20, dans laquelle l'intimé (titulaire du brevet) contestait un usage antérieur public allégué, la chambre a décidé de ne pas tenir compte de la partie des moyens contenue dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours qui ne faisait que renvoyer de manière globale aux moyens avancés dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle a justifié cette décision en particulier par le fait qu'il n'y avait eu aucune analyse de la décision qui avait expliqué en détail pourquoi elle considérait que l'usage antérieur public était prouvé et quelles caractéristiques conformes au brevet elle y voyait divulguées. La simple référence aux moyens d'opposition ne saurait remplacer une motivation appropriée dans la procédure de recours ; au contraire, l'exhaustivité des moyens invoqués dans le cadre du recours exigée par l'art. 12(3) RPCR 2020, première phrase et deuxième phrase, deuxième membre de phrase, RPCR 2020 s'impose ne serait-ce que parce qu'il ne saurait incomber à la chambre de rechercher quels arguments de la procédure d'opposition pourraient rester pertinents à la lumière de la décision attaquée et des constatations qui y ont été faites (déjà énoncé dans T 1792/17 concernant le RPCR 2007). La chambre n'a pas non plus admis les extraits de la réponse à l'opposition et de la réplique dans le cadre de la procédure d'opposition intégrés dans un mémoire exposant les motifs du recours ultérieur, car ils ne faisaient que reprendre mot pour mot les arguments de ces mémoires antérieurs, sans que le titulaire du brevet n'examine plus en détail les constatations de la division d'opposition. Comme déjà indiqué dans la décision T 1041/21, selon la chambre il n'y a pas de différence entre le fait de renvoyer aux arguments et de les présenter à nouveau sans adaptation au cas d'espèce.

v) Objections – référence aux moyens invoqués en première instance – aucun motif particulier justifiant pourquoi les conclusions de la division d'opposition sont considérées comme erronées

Conformément à l'art. 12(3) RPCR 2020, le requérant (opposant) doit indiquer clairement les motifs pour lesquels il demande l'annulation de la décision et exposer expressément et de façon précise l'ensemble des faits, objections et preuves invoqués. Une simple attaque sommaire de la décision contestée ou une référence sommaire aux moyens avancés au cours de la procédure d'opposition ne satisfait pas à cette exigence (T 2796/17).

En d'autres termes, afin d'étayer une objection pendant la procédure de recours que la division d'opposition n'a pas jugée convaincante, il convient d'indiquer les motifs précis justifiant pourquoi les conclusions et le raisonnement de la décision attaquée seraient erronés eu égard à cette objection. Les arguments qui ont déjà été avancés dans la procédure d'opposition peuvent être inclus dans ces motifs, mais ils doivent être placés dans le contexte de la décision attaquée (décision T 2117/18 appliquant de l'art. 12(2) RPCR 2007).

Dans l'affaire T 2253/16, le requérant (opposant) avait simplement fait valoir dans son mémoire exposant les motifs du recours que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau par rapport à l'objet du document D4, car la décision attaquée n'était pas concluante en soi en ce qui concerne une caractéristique. La chambre a relevé qu'il manquait une analyse du document D4 permettant de déterminer où le requérant considérait que les caractéristiques de la revendication étaient divulguées. Elle a souligné que, conformément à l'art. 12(3) RPCR 2020, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens du requérant. La chambre ne peut pas non plus se fonder sur les moyens avancés au cours de la procédure d'opposition, ceux-ci ne faisant pas automatiquement partie des moyens du recours conformément à l'art. 12(3) RPCR 2020. Un renvoi non spécifique à l'acte d'opposition n'y change rien, étant donné que l'art. 12(3) RPCR 2020 exige que tous les faits et objections soient expressément cités.

Pour d'autres affaires relatives à la motivation insuffisante d'une objection, voir p.ex. les affaires T 2227/15 (eu égard à l'art. 12(2) RPCR 2007 qui, comme la chambre l'a relevé, correspond à l'art. 12(3) RPCR 2020), T 565/16, T 1617/20, T 557/21, T 186/20. Dans tous ces cas, il n'y avait pas de justification quant à un manque de pertinence des motifs et des conclusions de la division d'opposition.

Concernant le renvoi de manière globale à des moyens auxquels il n'a pas été répondu en première instance (objections à la requête subsidiaire 3), voir également T 108/20.

Voir aussi le chapitre V.A.4.2.2 b) "Moyens de première instance ne font pas automatiquement partie des moyens invoqués dans le cadre du recours".

vi) Objections – absence de traitement des requêtes subsidiaires présentées lors de la procédure d'opposition mais pas considérées dans la décision attaquée.

Selon la chambre dans T 664/20, le mémoire exposant les motifs du recours d'un requérant (opposant) doit comprendre l'ensemble des moyens couvrant toutes les requêtes pendantes devant la division d'opposition, y compris celles qui n'ont pas fait l'objet de la décision contestée. Faute de quoi, le requérant s'expose à ce que des moyens déposés après le mémoire exposant les motifs du recours et visant ces requêtes soient écartés de la procédure. En l'espèce, le requérant avait fourni des documents issus d'une recherche supplémentaire seulement après que le propriétaire avait redéposé des requêtes déjà soumises dans la procédure orale devant la division d'opposition mais pas décidées par celle-ci. Par conséquent, la chambre n'a pas admis ces documents en vertu des art. 12(3), 13(1) RPCR 2020.

Pour un avis différent, voir cependant la décision T 2035/16. Dans une situation semblable, la chambre a estimé que la réplique constituait pour l'opposant la première occasion de répondre à l'introduction de la requête subsidiaire dans le cadre de la procédure de recours. Selon la chambre, s'il est vrai que cette même requête avait été présentée devant la division d'opposition, elle n'avait pas été traitée dans la décision rendue par cette dernière, et ne faisait pas partie de la procédure de recours jusqu'à ce que le titulaire demande qu'elle le soit. Voir aussi T 2872/19 (applicant Art. 12(4) RPCR 2007).

vii) Affaire insuffisamment préparée

Dans l'affaire J 3/20, le requérant a invoqué le principe de protection de la confiance légitime pour la première fois au cours de la procédure orale devant la chambre de recours juridique et a prétendu s'être fié au contenu d'une notification dans une affaire parallèle, qu'il avait reçue toutefois en 2016. La chambre de recours juridique a souligné que la condition prévue à l'art. 12(3), première phrase RPCR 2020 requiert une préparation complète tenant compte de tous les documents pertinents disponibles. Ainsi, selon la chambre, aucune raison n'apparaissait pour justifier pourquoi le requérant avait présenté les nouveaux moyens et les faits sous-jacents pour la première fois à un stade si avancé de la procédure, ce qui s'opposait au principe de l'économie de la procédure.