3.1. Piège inextricable

Dans la décision T 384/91 date: 1992-11-11 (JO 1994, 169), la question de savoir s'il est possible, eu égard aux exigences découlant des paragraphes l'art. 123(2) CBE 1973 et 3 de l'art. 123(3) CBE 1973, de maintenir un brevet au cours de la procédure d'opposition, lorsque son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que cette extension limite simultanément la protection conférée par le brevet a été soumise à la Grande Chambre de recours. Dans de telles situations, le conflit réside en ce que "l'extension à effet limitatif" devrait être supprimée car elle contrevient aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973, alors que la suppression de la caractéristique étendrait la protection conférée par le brevet et contreviendrait ainsi aux dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973 (voir G 1/93, JO 1994, 541).

Ce problème a été traité pour la première fois en détail dans la décision T 231/89 (JO 1993, 13) dans laquelle la chambre a estimé que la division d'opposition avait eu le tort, alors qu'elle considérait les art. 123(2) CBE 1973 et art. 123(3) CBE 1973 comme indépendants l'un de l'autre, de les appliquer néanmoins parallèlement, ce qui l'avait conduite à révoquer le brevet.

Dans sa décision G 1/93 (JO 1994, 541), la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur cette question :

Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'art. 123(2) CBE 1973, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'art. 100 c) CBE 1973 s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'art. 123(3) CBE 1973. Par conséquent, en principe, si le brevet européen tel que délivré contient une "extension restrictive", il doit être révoqué. Les art. 123(2) CBE 1973 et art. 123(3) CBE 1973 sont indépendants l'un de l'autre (selon la décision T 1736/09, il convient, par analogie, de considérer également les art. 76(1) et 123(3) CBE comme indépendants l'un de l'autre). En ce sens, il faut bien admettre que l'application combinée des paragraphes 2 et l'art. 123(3) CBE 1973 de l'art. 123(2) CBE 1973 peut entraîner des conséquences plutôt sévères pour le demandeur, lequel risque d'être pris dans un piège inextricable et de tout perdre en modifiant sa demande, même si la modification limite la portée de la protection. Toutefois, cette sévérité n'est pas en soi suffisante pour justifier la non-application de l'art. 123(2) CBE 1973 tel qu'il est énoncé, afin de protéger dûment les intérêts du public. De même, il n'importe pas en principe qu'une telle modification ait été approuvée par la division d'examen. En tout état de cause, c'est le demandeur (ou le titulaire du brevet) qui, en définitive, demeure responsable de toute modification apportée à une demande de brevet (ou à un brevet).