5.5.1 Paramètres ambigus
Dans l'affaire T 815/07 (article absorbant défini par référence à un domaine de paramètres devant être mesurés par une méthode spécifique), la chambre a indiqué ("catchword") que l'objectif d'un paramètre contenu dans une revendication est de définir une caractéristique technique essentielle de l'invention. Son importance réside dans le fait que la présence de cette caractéristique technique contribue à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention. La méthode spécifiée pour déterminer le paramètre devrait donc être de nature à produire des valeurs cohérentes ("consistent values"), afin que l'homme du métier sache, lorsqu'il exécute l'invention, si ce qu'il produit résoudra ou non le problème. Cette décision a été citée (et approuvée) dans les affaires T 120/08, T 593/09, et T 1305/15. Selon l'affaire T 593/09 ("ill-defined ("unclear", "ambiguous") parameter"), l'affirmation selon laquelle un homme du métier n'est pas capable de déterminer s'il travaille dans le cadre de la portée revendiquée en tant que telle ne représente pas un fondement valable pour réfuter la suffisance de l'exposé (voir point 4.1.4 des motifs) ; il est essentiel de déterminer si le paramètre est mal défini au point que l'homme du métier, en s'appuyant sur l'ensemble de l'exposé et sur ses connaissances générales, ne peut identifier (sans efforts excessifs) les mesures d'ordre technique (par ex. la sélection de composés appropriés) nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent au brevet attaqué. Ces décisions sont en partie critiquées par la décision T 1845/14 (v. ci-dessous). Ni l'affaire T 256/87 (point 17 des motifs), ni l'affaire T 815/07 (point 6 des motifs) ne sont suivies par l'affaire T 1960/14 mais sur la question de savoir si l'homme du métier saurait s'il travaille ou non en dehors de la portée de la revendication.
Dans l'affaire T 59/18, le rapport contrainte-repos ("relaxation ratio") représentait une caractéristique essentielle affectant les propriétés finales du film obtenu et ainsi présentait un caractère pertinent afin de résoudre le problème technique abordé par le brevet. Par conséquent, conformément aux décisions T 593/09 et T 2403/11, le manque de clarté de l'expression "rapport contrainte-repos" affectait nécessairement la suffisance de l'exposé dans la mesure où il n'était pas possible de réaliser le procédé de préparation du film multicouches revendiqué sans savoir comment mesurer et contrôler ce rapport.
Dans l'affaire T 147/12, il a été relevé que les conclusions de l'affaire T 815/07 ne pouvaient pas être appliquées en l'espèce. Dans l'affaire T 815/07, la revendication 1 portait sur un article absorbant comprenant un noyau absorbant ainsi qu'une région d'entrejambe définie par sa capacité d'absorption relative à la capacité totale d'absorption du noyau absorbant, la capacité d'absorption étant déterminée par une méthode de test A. La chambre a estimé qu'en l'espèce, la structure de l'article revendiqué aurait un effet sur la quantité effective de liquide absorbé. Dans la mesure où le brevet ne fournissait pas d'informations adéquates concernant les articles testés eu égard à leur structure, à leurs matériaux ou régions, la méthode de test définie dans la revendication 1a débouché sur des valeurs complètement arbitraires pour la capacité d'absorption de la région d'entrejambe. L'objet revendiqué n'était donc pas suffisamment exposé. Dans l'affaire T 147/12 cependant, le contenu du métal alcalin dépendait exclusivement de sa méthode de détermination ; il ne dépendait aucunement de variables ou de caractéristiques déterminant le procédé revendiqué.
Dans l'affaire T 808/09 (cartouche pour une utilisation dans une machine de préparation de boissons / ingrédient de chocolat liquide), la chambre a estimé que le brevet ne permettait pas de mesurer le paramètre essentiel de l'invention, à savoir la viscosité de l'ingrédient de chocolat liquide. Même en transférant cette caractéristique de viscosité dans un préambule à la revendication de procédé 1 et en supposant que ce préambule fasse référence à l'état de la technique, ce transfert n'aurait pas résolu le problème de l'insuffisance de l'exposé. Pour qu'une référence à l'état de la technique insérée dans le préambule parvienne à résoudre ce problème, le brevet litigieux devrait de toute manière contenir toutes les informations nécessaires et suffisamment détaillées pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention. En l'espèce, il manquait des informations quant au dispositif de mesure de la viscosité à utiliser et aux paramètres à respecter.
Dans l'affaire T 1845/14, la chambre a conclu que dans le cas d'un paramètre non clair défini dans une revendication dont les valeurs requises dans la revendication sont indiquées dans la description comme essentielles afin de résoudre le problème sous-jacent au brevet en cause, la capacité de l'homme du métier à régler ce problème en reproduisant ce qui est revendiqué ne représente pas un critère adéquat pour se prononcer sur la suffisance de l'exposé lorsque le problème ou un effet en découlant ne fait pas explicitement ou implicitement partie de la définition de l'objet revendiqué (point 9.8 des motifs). L'affaire T 1845/14 a abordé le raisonnement des affaires T 593/09, T 815/07, T 172/99 et T 608/07 (la "promesse de l'invention" représente plutôt un problème d'activité inventive) et déclaré que toutes les décisions susmentionnées ayant trait à un paramètre mentionné dans une revendication dont la définition était ambiguë se fondaient sur une définition du terme "invention" qui ne se rapportait pas à la combinaison de caractéristiques définies par les termes de la revendication examinée mais plutôt à l'idée inventive ou au concept inventif que l'inventeur avait à l'esprit et qui a amené le titulaire du brevet à rechercher une protection pour ce qui est revendiqué. Dans l'affaire T 1845/14, se référant en détail dans ses motifs à des décisions de principe, telles que celles des affaires T 435/91 (JO 1995, 188) et T 939/92 (JO 1996, 309), la chambre était convaincue que, sous réserve que le problème indiqué dans le brevet litigieux ne découle pas de l'énoncé des revendications en ce qui concerne par exemple un effet ou une définition fonctionnelle, rien ne permet de nier une contribution à l'état de la technique justifiant un monopole conféré par brevet, au simple motif que l'objet revendiqué ne peut pas être considéré comme résolvant un problème initialement indiqué dans la description. Le terme "invention" correspond, conformément à la règle 43(1) CBE, à la combinaison spécifique de caractéristiques dans la revendication, comme cela a été rappelé dans la décision G 2/98 (JO 2001, 413), dont la définition est utilisée lorsque des problèmes de priorité, de nouveauté et d'activité inventive sont examinés. La chambre dans l'affaire T 1845/14 n'a vu aucune raison de considérer une définition différente du terme "invention" par rapport au problème de la suffisance de l'exposé. Il n'y a aucune raison de définir l'invention sur la base d'un effet allégué dans le brevet devant être réalisé par l'objet revendiqué ou sur la base de conditions spécifiques pour mesurer un paramètre lorsque le libellé de la revendication ne l'exige pas. L'invention est définie par les termes des revendications, auxquels il convient de donner le sens technique raisonnable le plus large dans le contexte où ils sont utilisés. La chambre a également déclaré que sa position était étayée par la décision G 1/03 (JO 2004, 413 – concernant des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas – "non-working embodiments").
La décision T 1845/14 a été confirmée sur ce point par la jurisprudence ultérieure dans les décisions T 1900/17, T 409/17, T 1260/16, T 189/16, T 1744/14. Il n'a été relevé aucune décision qui critique la décision T 1845/14. Dans l'affaire T 786/15, la chambre a estimé, compte tenu de la possibilité de calibrer la méthode de mesure du paramètre Tg par ingénierie inverse (paramètre non ambigu), que la jurisprudence relative aux paramètres ambigus (entre autres T 1845/14) ne s'appliquait pas.
Autres exemples de décisions concernant la mesure de paramètres essentiels : T 83/01 (diamètre médian spécifique) and T 1250/01 (nombre de gâchettes) ; T 808/09 (viscosité).