1. Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande
1.1. Principes généraux
Selon l'art. 123(2) CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cadre de la révision de la CBE, le texte de l'art. 123(2) CBE a été modifié.
La notion de "contenu de la demande telle que deposée" se rapporte aux parties d'une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins (décisions G 3/89, JO 1993, 117, et G 11/91, JO 1993, 125). Voir le présent chapitre II.E.1.2. "Contenu de la demande telle que déposée : parties d'une demande déterminantes pour la divulgation de l'invention" ci-dessous.
L'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE est "d'interdire au demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale" (cf. G 1/93, JO 1994, 541) ; s'il en allait autrement, le public pourrait devoir faire face à des revendications qui s'étendent au-delà de ce qui a été divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée et publiée (T 740/91 et T 1227/10). Le public ne doit pas être confronté à une étendue de la protection qui ne pourrait avoir été établie par un homme du métier ayant étudié l'ensemble du contenu de l'exposé technique de la demande de brevet initialement déposée (décision T 157/90, voir également l'affaire T 187/91 et l'affaire T 2327/18, qui cite la décision G 2/10, JO 2012, 376, point 4.5.5 des motifs).
Conformément à la "norme de référence" ("gold standard") (G 2/10, JO 2012, 376), utilisée pour apprécier s'il est satisfait à l'art. 123(2) CBE, toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (description, revendications et dessins) est soumise à l'interdiction impérative d'extension de l'objet énoncée à l'art. 123(2) CBE et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (G 3/89, JO 1993,117 ; G 11/91, JO 1993, 125). Après la modification, aucune nouvelle information technique ne peut être présentée à l'homme du métier (décision G 2/10 ; voir toutefois la décision G 1/16 pour des "disclaimers" non divulgués). Pour plus de détails, voir également le chapitre II.E.1.3. ci-dessous, intitulé "Norme utilisée pour apprécier s'il est satisfait à l'art. 123(2) CBE" ; pour plus de détails sur la décision G 1/16, JO 2018, A70, voir chapitre II.E.1.7 "Disclaimer" ci-dessous.
L'art. 123(2) CBE s'applique à toutes les modifications de la demande de brevet ou du brevet, ce qui comprend les rectifications de la description, des revendications ou des dessins conformément à la règle 139 CBE, deuxième phrase (pour plus de détails, voir le présent chapitre II.E.4. "Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins").
La Grande Chambre de recours a souligné à quel point il est important d'appliquer de manière uniforme la notion de divulgation (en se référant aux art. 54, 87 et 123 CBE ; cf. G 2/10, JO 2012, 376, point 4.6 des motifs, citant la décision G 1/03, JO 2004, 413 ; voir aussi G 1/15, JO 2017, A82, se référant à la décision G 2/98, JO 2001, 413). Voir aussi par ex. T 330/14.
Dans le cas des demandes divisionnaires, il convient d'appliquer les mêmes principes pour déterminer si l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée (G 1/05 date: 2007-06-28, JO 2008, 271, point 5.1 des motifs). Les décisions qui traitent de ce type de cas sont donc également examinées dans le présent chapitre.
Les mêmes principes sont également applicables au motif d'opposition prévu à l'art. 100c) CBE.
Le motif d'opposition prévu à l'art. 100c) CBE et les dispositions correspondantes de l'art. 123(2) CBE concernant toute modification apportée au brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, ont la même importance fondamentale que d'autres dispositions, telles que, par exemple, l'exigence de nouveauté, l'activité inventive ou la suffisance de l'exposé, pour décider si un brevet peut être maintenu ; de plus, l'étendue de l'objet revendiqué aux termes de l'art. 123(2) CBE n'est pas une question de "forme" du brevet qui pourrait relever d'un titre "exigence de forme", mais une question de fond (décision T 2171/14).
- T 1054/22
Résumé
In T 1054/22 the examining division had concluded that claim 1 of the main request did not fulfil requirements of Art. 123(2) or 76(1) EPC, among other things, and it refused the patent application.
In its submissions on appeal, the applicant had argued that applying the criteria of G 1/93 (point 16 of the Reasons), the amendments did not result in an unwarranted advantage. Amended claim 1 of the main request was based on the earlier application as filed. This applied in particular to the amendments concerning the omega-6 to omega-3 ratio of 4:1 or greater and the concentration of omega-6 fatty acids (4-75% by weight of total lipids) and omega-3 fatty acids (0.1-30% by weight of total lipids).
The board dismissed the appeal. It explained that determining whether an amendment complied with the requirements of Art. 123(2) and 76(1) EPC was assessed using the "gold standard". This term was coined in G 2/10, in which the jurisprudence developed by the Enlarged Board in opinion G 3/89 and decision G 11/91 was confirmed.
The board explained that G 1/93 primarily concerned a case in which a granted claim could not be maintained unamended in opposition proceedings because the claim was found to contravene Art. 123(2) EPC. The examining division had allowed an amendment that should not have been allowed. As explained in G 2/10 (point 4.3 of the Reasons, last paragraph), G 1/93 was not intended to modify the "gold standard".
According to G 1/93, the purpose of Art. 123(2) EPC (and Art. 76(1) EPC) was to prevent an applicant from gaining an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something it had not properly disclosed on the date of filing of the application. An added feature limiting the scope of the claim may still contravene Art. 123(2) EPC. An example of this, explicitly mentioned in G 1/93, is a limiting feature that creates an inventive selection not disclosed in the application as filed or otherwise derivable therefrom.
In the case in hand, value ranges had been added to claim 1 of the main request, in features a), (i) and (ii). The question was whether the skilled person would have derived these amendments directly and unambiguously, using common general knowledge, from the entirety of the earlier application as filed. What had to be examined was not only whether there was a basis for each of the features added by the amendments but also whether the skilled person would have derived the combination of features a), (i) and (ii), and that combination of features alone, from the earlier application as filed.
The board concluded that no basis could be found in the earlier application as filed for the combination of the concentration of omega-6 fatty acids of 4-75% by weight of total lipids and omega-3 fatty acids of 0.1-30% by weight of total lipids (feature (i) of claim 1 of the main request). As to the ratio (feature a) of claim 1 of the main request), there was no basis in the earlier application as filed for an open-ended ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids of 4:1 or greater. Thus, claim 1 of the main request contravened Art. 76(1) EPC.