3. Clarté des revendications
3.5. Caractérisation d'une invention à l'aide d'un paramètre
Dans la décision T 94/82 (JO 1984, 75), il a été constaté qu'une revendication de produit répond à l'exigence de clarté lorsque les caractéristiques du produit sont précisées par des paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique (voir aussi T 452/91, T 541/97, T 437/98, T 193/01). Il n'est pas obligatoire de fournir dans la revendication même des indications sur le mode de préparation du produit (T 94/82).
Dans la décision T 849/11, la chambre a résumé la jurisprudence relative aux exigences de l'art. 84 CBE en ce qui concerne la caractérisation d'une invention au moyen de paramètres. La chambre a déclaré que i) les revendications doivent être claires par elles-mêmes pour l'homme du métier qui les lit ; ii) la méthode employée pour mesurer un paramètre (ou du moins la référence à une telle méthode) doit apparaître intégralement dans la revendication elle-même (voir T 1156/01, T 412/02, T 908/04, T 555/05, T 1497/08), et que iii) le demandeur qui choisit de définir la portée de la revendication à l'aide de paramètres doit s'assurer qu'un homme du métier peut vérifier aisément et sans ambiguïté s'il travaille à l'intérieur ou en dehors du domaine couvert par la revendication. La chambre a ajouté que les conditions énoncées à l'art. 84 CBE peuvent néanmoins être remplies s'il peut être prouvé de manière convaincante que i) la méthode à employer fait partie des connaissances générales de l'homme du métier, ou que ii) toutes les méthodes connues pour déterminer ce paramètre, dans le domaine technique pertinent, aboutissent au même résultat, avec un degré adéquat de précision (voir T 1156/01).
Dans la décision T 29/05, la chambre a estimé que bien que dans le cas d'espèce différents protocoles expérimentaux puissent être utilisés pour évaluer l'hybridation dans des conditions strictes, ces protocoles étaient cependant usuels dans l'état de la technique (voir aussi T 1084/00).
Dans l'affaire T 307/06, les revendications comportaient la caractéristique supplémentaire et "une Tg inférieure à 25°C". La chambre a fait observer qu'il existait différentes méthodes pour déterminer Tg (température de transition vitreuse), mais que cela ne rendait pas les revendications ambiguës pour autant, si au moins l'une des conditions suivantes était remplie : a) Les différentes méthodes produisaient essentiellement les mêmes valeurs Tg pour le même matériau, ou b) L'homme du métier n'avait associé la plage de valeurs Tg mentionnée dans la revendication 1 en cause qu'à une seule méthode de mesure standard. Aucune de ces deux conditions n'étant remplies, la chambre a conclu que l'objet couvert par la revendication 1 ne pouvait être déterminé sans aucun doute ce qui rendait ladite revendication ambiguë (voir T 728/98, JO 2001, 319 ; T 306/13).
Dans l'affaire T 2676/16, la chambre n'a pas souscrit à l'avis de la division d'examen selon lequel le paramètre "un résultat du saut pseudo-aléatoire" du procédé selon la revendication 1 n'était pas clair car il pouvait être interprété de nombreuses façons différentes par l'homme du métier dans le domaine des télécommunications. En contexte, le terme "outcome" a le même sens que "result" (soit en français "résultat"). Il était clair que l'opération de "saut pseudo-aléatoire" devait résulter en un nombre scalaire. La signification de "pseudo-aléatoire" était également claire pour l'homme du métier. Le fait qu'une caractéristique puisse être mise en œuvre de différentes façons ne rend pas forcément cette caractéristique peu claire.
Dans plusieurs décisions, les chambres ont souligné la nécessité qu'il ressorte clairement de la revendication elle-même, lorsqu'elle est interprétée par l'homme du métier, de quelle façon les paramètres doivent être déterminés, à moins qu'il puisse être démontré que, même en l'absence d'une telle indication dans la revendication, l'homme du métier connaîtrait d'emblée la méthode et les conditions à appliquer.
Dans l'affaire T 412/02, la chambre a estimé que la caractérisation non ambiguë d'un produit dans une revendication par des paramètres ou par un rapport mathématique entre des paramètres exigeait nécessairement que chaque paramètre puisse être déterminé clairement et de manière fiable. De l'avis de la chambre, il s'ensuit que la connaissance de la méthode et des conditions pour déterminer le paramètre est nécessaire afin de définir de façon non ambiguë des paramètres et, par voie de conséquence, afin de définir de façon non ambiguë un rapport mathématique entre eux. Pour permettre la définition de l'objet pour lequel une protection est demandée, il faut donc qu'il ressorte clairement de la revendication elle-même, lorsqu'elle est interprétée par l'homme du métier, de quelle façon les paramètres doivent être déterminés. Cela implique en général que la méthode de détermination et les conditions de mesure, qui pourraient influer sur la valeur du paramètre, doivent être indiquées dans la revendication expressément ou, si nécessaire, par référence à la description conformément à la règle 29(6) CBE 1973. Une telle indication ne serait superflue que s'il pouvait être démontré que l'homme du métier connaissait d'emblée la méthode et les conditions à appliquer. Voir aussi T 1156/01.
Dans l'affaire T 1819/07, la chambre a considéré que le paramètre "taille moyenne des particules" rendait la revendication obscure, étant donné que les revendications n'indiquaient ni le type de moyenne (volume, surface ou nombre) ni une méthode pour la déterminer. Voir aussi T 967/08, T 45/10.
Cependant, dans l'affaire T 992/02, la chambre, tout en rappelant le principe général que les revendications doivent être claires en elles-mêmes, a estimé que l'exigence de concision justifiait de ne pas introduire dans la revendication la méthode permettant de mesurer un des paramètres (taux de formation de légers) caractérisant la composition revendiquée. Elle a estimé qu'une telle conclusion était possible dans le cas présent car la méthode était clairement identifiée dans la description et ne donnait lieu à aucune ambiguïté.
Dans l'affaire T 2086/11, le paramètre "format moyen" représentait la moyenne des formats individuels, définis par le ratio entre l'axe principal et l'épaisseur, de 50 particules (paillettes) d'aluminium dont l'axe principal mesurait moins de 10 μm. La chambre a estimé que ce paramètre ne permettait pas de faire la distinction entre les objets couverts par la revendication et ceux qui ne l'étaient pas. D'après la méthode de mesure exposée dans la description, l'échantillon étudié contenait des milliers de particules dont l'axe principal était d'une taille inférieure à 10 μm et la méthode décrite dans la demande ne donnait aucune indication précise sur la manière de sélectionner les 50 particules en question. Un opérateur, en sélectionnant au hasard un groupe de 50 particules, pouvait mesurer un format moyen compris dans la revendication, tandis qu'un autre opérateur, en sélectionnant un autre groupe de 50 particules, pouvait aboutir à une valeur de format moyen non couverte par la revendication. Le paramètre "format moyen" était donc à lui seul insuffisant pour caractériser le produit revendiqué de manière fiable et, dès lors, ne satisfaisait pas à l'art. 84 CBE 1973.
- T 1726/22
Résumé
In T 1726/22 the claimed subject-matter was defined by parameters; however, even though the claims related to an acetylated wood as such, the parameters, i.e. the shrinkage ratios, were defined in relation to the wood before acetylation. The application did not mention anything regarding how the shrinkage ratios, relative to the shrinkage before acetylation, could be determined on the basis of the acetylated wood.
According to the appellant, the shrinkage ratios could be easily determined during the manufacture of the acetylated wood, during which the wood before acetylation was necessarily available and its shrinkage could thus be measured easily. The board found that this argument was not convincing. It noted that it was not enough for the requirement of clarity to be fulfilled that the parameter could be measured when manufacturing the wood, as the manufacturing method was not specified in the claim. The skilled person needs to be able to determine whether a given acetylated wood falls within the scope of the claim, the claim being directed to an acetylated wood as such. As outlined in T 849/11, an applicant who chooses to define the scope of the claim by parameters should ensure, inter alia, that a skilled person can easily and unambiguously verify whether they are working inside or outside the scope of the claim; however, in the present case, it was impossible for the skilled person faced with the acetylated wood to revert to the manufacturing process during which the shrinkage before acetylation could have been measured, or to the unacetylated wood.
The appellant also argued that the skilled person could alternatively measure the shrinkage ratio by using "a reference non-acetylated wood sample of the same wood species having similar properties". In the appellant's view this meant the same wood species of the same geographic origin, and the same part of the tree, i.e. heartwood or sapwood. The appellant submitted that the skilled person could identify the wood species by isotope analysis.
The board pointed out that using a reference wood was not suggested anywhere, let alone specified in the claim. Even if it was nevertheless assumed that the skilled person had the idea to turn to using a reference wood, they would not find any instructions on how to select a suitable reference wood. It thus could not be concluded that the skilled person would necessarily select a wood using the same criteria as identified by the appellant. Considering that the choice of the reference wood, and indeed the choice of the measuring method in general, was in no way limited, it could not be concluded that repeatable and reliable results for the shrinkage ratios would be obtained on this basis, irrespective of the question of whether such a reference wood could be reliably identified, and whether such a reference wood was at all representative of the (acetylated) wood under consideration.
The board recalled that there are cases in which it is not necessary to specify the measuring method for a parameter in the claim, namely when it is ("convincingly") shown that the method to be employed belongs to the skilled person's common general knowledge, or all the methodologies known in the relevant technical field for determining this parameter yield the same result within the appropriate limit of measurement accuracy (T 849/11); however, it was a mere assertion by the appellant that the skilled person could and would use a reference wood, and that this would lead to reliable results. This assertion was not even supported by the application, nor was any other supporting information available. By contrast with the appellant's view, it thus could not be concluded that the present case would be such an exceptional case in which it would be unnecessary to specify the measuring method. The requirements of Art. 84 EPC were therefore not met.