6.1. Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle de recherche

Compte tenu des décisions divergentes T 178/84 (JO 1989, 157) et T 87/88 (JO 1993, 430), le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"En cas d'absence d'unité de l'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE 1973 peut-il faire poursuivre l'examen de sa demande contenant l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet ?"

Selon l'avis rendu par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/92 (JO 1993, 591), l'examen de la demande ne peut être poursuivi pour un objet pour lequel le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. S'il souhaite encore protéger cet objet, le demandeur devra déposer une demande divisionnaire. La Grande Chambre de recours a estimé qu'il ressort clairement du système procédural institué par la CBE que la taxe de recherche doit avoir été acquittée, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, pour qu'une invention puisse faire l'objet d'un examen quant à sa brevetabilité. Conformément aux dispositions de la partie IV de la CBE, la demande, après avoir été déposée, est transmise par la division de la recherche à la division d'examen. Pour l'application de ces dispositions, toute demande doit faire l'objet, en vertu de la règle 46 CBE 1973, d'une recherche d'une portée appropriée avant d'être confiée à la division d'examen. A cet effet, sur invitation de la division de la recherche, le demandeur doit acquitter une ou plusieurs nouvelles taxes pour la ou les autres inventions auxquelles se rapporte la demande, s'il veut s'assurer que les revendications de cette demande couvrent l'une des autres inventions. Telle est l'interprétation correcte qu'il convient de donner à la règle 46(1) CBE 1973 dans son contexte. La pratique qui consiste à se guider sur la décision T 178/84 s'en trouve confirmée.

Dans l'affaire T 319/96, la demande initiale était dépourvue d'unité. Cependant, le demandeur n'avait pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. Il avait fait valoir qu'il n'avait pas perdu toute possibilité d'option du fait que les revendications initiales 4 à 10 avaient fait l'objet d'une recherche de type international (art. 15.5)a) PCT) par l'OEB (dans la demande établissant la priorité), et qu'en conséquence, il était possible de poursuivre la procédure y relative. Le demandeur avait acquitté une taxe de recherche pour chacune des deux inventions et l'Office avait établi deux rapports de recherche. La chambre a toutefois constaté qu'en vertu de la règle 46(1) CBE 1973, il y avait lieu d'acquitter une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire, si le rapport de recherche européenne doit couvrir cette invention. La règle 46 CBE 1973 ne prévoit pas qu'un rapport de recherche établi dans le cadre d'une autre procédure peut remplacer le rapport de recherche européenne. La chambre a en revanche mentionné la possibilité offerte par l'art. 10(2) RRT 1973 (désormais art. 9(2) RRT) de rembourser en totalité ou en partie la taxe acquittée pour la recherche européenne lorsque l'Office a préparé un rapport de recherche antérieur sur le même objet. L'avis G 2/92 s'appliquait également à la présente espèce étant donné que dans le cadre de la procédure européenne, un seul rapport de recherche avait été établi après qu'une seule taxe de recherche eut été acquittée.

Dans l'affaire T 2289/09, le requérant a fait valoir que, une modification apportée à une demande divisionnaire pouvant être fondée sur un élément qui a fait l'objet d'une recherche dans le cadre de la demande initiale, il doit également être admis qu'un élément ayant fait l'objet d'une recherche dans le cadre d'une demande divisionnaire soit d'une manière générale considéré comme élément ayant fait l'objet d'une recherche et puisse ainsi servir de base à la modification de la demande initiale. Ces circonstances n'avaient selon lui pas été explicitement exclues dans l'avis G 2/92 (JO 1993, 591). La chambre a exprimé son désaccord. Dans l'avis G 2/92, la Grande Chambre de recours a affirmé que lorsqu'un demandeur n'acquitte pas de taxes de recherche comme il est invité à le faire, il ne peut faire poursuivre l'examen de l'objet correspondant dans la demande pour laquelle la recherche a été effectuée et que "l'invention dont la brevetabilité est examinée doit avoir donné lieu, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, au paiement d'une taxe de recherche." La portée de cette déclaration dépasse les motifs de l'avis G 2/92. Le déposant d'une demande divisionnaire qui cherche à bénéficier d'une recherche antérieure est tenu, en tout état de cause, d'acquitter les taxes de recherche (règle 36(3) CBE). Celles-ci sont ensuite remboursées si certains critères sont remplis, à savoir si l'OEB peut utiliser le rapport de recherche antérieure (cf. décision du Président de l'OEB en vertu de l'art. 9(2) RRT, JO éd. spéc. 1/2010). Aucune disposition ne permet à l'OEB de poursuivre la recherche, y compris l'examen des revendications concernées ainsi que de leur portée, si aucune taxe de recherche n'a été acquittée pour une certaine partie de la demande. Aucune disposition n'habilitait la division d'examen à demander le paiement de nouvelles taxes de recherche aux fins d'apprécier l'utilité de la recherche antérieure qui avait été effectuée pour la demande divisionnaire.

Dans l'affaire T 631/97 (JO 2001, 13) la chambre a noté que si on l'interprète correctement, dans le cas où il n'a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche, la règle 46(1) CBE 1973 n'interdit pas à la division d'examen de réexaminer l'avis rendu par la division de la recherche au sujet du manque d'unité. Si l'on devait interpréter la règle 46(1) CBE 1973 au sens strict et estimer que la conclusion de la division de la recherche relative à l'absence d'unité doit être considérée comme définitive lorsqu'il n'a pas été payé de nouvelles taxes de recherche, le demandeur perdrait la possibilité de contester cette conclusion au stade de la procédure d'examen, et par ailleurs la compétence de la division d'examen pour ce qui est de l'examen de l'unité se verrait limitée à l'objet pour lequel des taxes de recherche ont été acquittées, ce qui n'est pas justifié. La chambre ne s'est donc pas ralliée à la décision T 1109/96. Elle a estimé que l'interprétation donnée ci-dessus de la règle 46(1) CBE 1973 est en accord avec celle qu'avait adoptée la Grande Chambre dans l'avis G 2/92, et que la procédure d'examen telle qu'exposée dans les Directives est aussi conforme à l'avis G 2/92. Elle a en outre fait observer, en se référant à la règle 112 CBE 1973, que dans le cas où l'OEB agit en tant qu'office désigné ou élu, la pratique en matière de recherche et d'examen des demandes internationales est également compatible avec ce qui vient d'être exposé. Cette décision a été suivie dans l'affaire T 708/00 (JO 2004, 160), également citée au présent chapitre, II.B.6.3.