4.1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement
La "cause de l'empêchement" est le plus souvent une erreur commise lorsque la partie met à exécution son intention de respecter le délai (J 29/86, JO 1988, 84 ; s'agissant d'autres causes possibles d'empêchement, voir également le présent chapitre, III.E.4.2. "Incapacité de respecter un délai").
Il y a cessation de l'empêchement lorsque la personne en charge de la demande (c'est-à-dire le demandeur ou son mandataire) s'aperçoit qu'un délai n'a pas été observé (voir T 191/82 date: 1985-04-16, JO 1985, 189 ; T 287/84, JO 1985, 333 ; J 29/86, JO 1988, 84 ; J 27/88, J 27/90, JO 1993, 422).
(i) Date de la cessation de l'empêchement
Dans l'affaire J 1/20, la chambre de recours juridique a estimé que, pour apprécier correctement la recevabilité d'une requête en restitutio in integrum, il convient d'abord d'établir : i) qui était la personne en charge de la demande ; et ii) quand cette personne a effectivement eu connaissance de l'empêchement. La cessation de l'empêchement est une question de fait, dont la réponse dépend donc de la date à laquelle la personne concernée s'aperçoit effectivement qu'un délai n'a pas été observé, p. ex. à la réception effective d'une notification émise au titre de la règle 112(1) CBE, et non de la date à laquelle cette personne est réputée s'en être aperçu, p. ex. la date à laquelle la signification est réputée avoir été faite au titre de la règle 126(2) CBE. L'empêchement cesse à partir de la date à laquelle la personne en charge de la demande/du brevet (normalement le mandataire agréé) s'aperçoit d'une erreur.
Selon des décisions antérieures, ce qui était décisif, c'était le moment auquel la personne compétente aurait dû remarquer l'erreur si elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire (cf. par ex. J 27/88, J 5/94, T 315/90, T 840/94, J 24/97, J 27/01, T 1026/06, T 493/08, J 1/13, T 1588/15). Dans l'affaire J 1/20, la chambre de recours juridique a considéré que cette approche ne permet pas de déterminer correctement la date de la cessation de l'empêchement. Dans la décision J 27/90 (JO 1993, 422), la chambre juridique a indiqué que la cessation de l'empêchement est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce (voir aussi J 7/82, JO 1982, 391 ; J 16/93 ; T 900/90 ; T 832/99 ; J 21/10 ; T 387/11 ; T 1588/15). Dans le cas d'une erreur de fait, l'empêchement cesse à partir de la date à laquelle une personne en charge de la demande de brevet aurait dû découvrir l'erreur commise. Ce n'est pas nécessairement la date à laquelle a été remise la notification visée à la règle 112(1) CBE (règle 69(1) CBE 1973) (cf. T 315/90, J 21/10). Si toutefois une telle notification a été dûment signifiée, on peut considérer, jusqu'à preuve du contraire, qu'elle a entraîné la cessation de l'empêchement (cf. également les décisions J 7/82, JO 1982, 391 ; J 29/86, JO 1988, 84 ; T 900/90 ; J 27/90 ; J 16/93 ; T 428/98, JO 2001, 494 ; T 832/99 ; J 11/03).
Dans la décision T 261/07, se fondant sur la décision T 949/94 du 24 mars 1995 date: 1995-03-24, le titulaire du brevet avait argué qu'il n'avait pris conscience d'une erreur qu'au moment où il avait pu être établi que la décision de la division d'opposition avait été effectivement reçue. La chambre a estimé que la cessation de l'empêchement était déjà intervenue lorsque le titulaire avait constaté, par le biais de l'inspection publique, que "quelque chose n'allait pas" (voir J 9/86, J 17/89, T 191/82 date: 1985-04-16).
Dans l'affaire T 198/16, la chambre a indiqué que la pratique consistant à appliquer l'exigence de vigilance dans le contexte de la cessation de l'empêchement au sens de la règle 136(1) CBE pouvait être considérée comme étendant la signification de l'exigence de vigilance d'une manière qui élargit la portée de ce critère essentiellement de fond en y ajoutant la fonction d'obstacle préliminaire extraordinaire à la recevabilité/à l'applicabilité. La chambre a indiqué que cette approche concernant le critère de "cessation", qui ne pouvait pas être fondée sur la lettre des dispositions, était par conséquent douteuse. La chambre a laissé ouverte la question de l'approche à suivre.
(ii) Présomption concernant la date de la cessation de l'empêchement
Si une notification signalant une perte de droits (règle 112(1) CBE) est signifiée : i) il est présumé que l'empêchement cesse à partir de la date de réception de ladite notification ; et ii) le destinataire doit tenir compte de ladite notification et agir en conséquence. Cette présomption est toutefois réfragable, en ce sens qu'elle est valable sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, l'empêchement persiste (J 1/20, T 1588/15). Dans l'affaire J 29/86 (JO 1988, 84), la chambre juridique a accepté une date ultérieure en raison des circonstances particulières de l'espèce. Dans la décision T 900/90, la chambre a souligné que dans tous les cas où la réception de la notification au titre de la règle 69(1) CBE 1973 (règle 112(1) CBE) pouvait être considérée comme mettant fin à l'empêchement, il devait être clairement établi que ni le mandataire, ni le demandeur ne savaient que la demande avait été réputée retirée avant de recevoir la notification. D'autres décisions, dans lesquelles les chambres ont admis une date différente de celle à laquelle la notification visée à la règle 69(1) CBE 1973 (règle 112(1) CBE) a été reçue, sont par ex. J 16/93, J 22/97, J 7/99, J 19/04, T 24/04 et T 170/04.
Dans l'affaire T 1570/20, l'empêchement a cessé à la date à laquelle le mandataire agréé européen a eu connaissance de la perte de droits, c'est-à-dire à la réception de la notification signalant la perte de droits. Il n'a pas été nécessaire que le mandataire agréé ait également connaissance des possibles motifs de la perte de droits, tels que le caractère intentionnel ou non du non-paiement des taxes, pour que l'empêchement cesse. Il a au contraire suffi que le mandataire agréé soit informé qu'un délai, quant auquel une requête en restitutio in integrum avait ultérieurement été présentée, n'avait pas été observé et qu'il sache par là même que personne ne s'était chargé du paiement des taxes.
Dans la décision J 7/16, la chambre de recours juridique a retenu que la cause pertinente de l'inobservation du délai de deux mois prévu à la règle 136(1) CBE résidait dans le fait que l'ancien mandataire n'était pas à même d'agir correctement dans la procédure en raison de son état de santé. La date de cessation de l'empêchement ne pouvait donc qu'être la date à laquelle le demandeur avait inspecté le dossier et s'était rendu compte que son ancien mandataire n'avait pas agi correctement.
Dans l'affaire T 1547/20, le délai de deux mois commençait à la réception par le requérant d'une notification du greffe. La chambre a reçu la requête en restitutio in integrum deux mois et dix jours suivant l'envoi de la notification du greffe. Le requérant avait affirmé avoir déposé la requête en restitutio in integrum dans le délai visé à la règle 136(1) CBE mais rien ne permettait de prouver la date de réception de la notification. En l'absence de preuves que la date effective de réception de la notification se situait dans un délai de neuf jours suivant son envoi, la chambre a reconnu que la requête en restitutio in integrum était présentée à temps.
(iii) Inobservation d'un délai due à une erreur de droit
Dans l'affaire T 493/08, la chambre a estimé que si un délai n'est pas respecté en raison d'une erreur de droit, l'empêchement à l'origine de l'inobservation de ce délai cesse à la date à laquelle le demandeur se rend effectivement compte de l'erreur en question (voir aussi J 1/20). La chambre a indiqué qu'en apparente contradiction avec cette opinion, la date à laquelle le demandeur aurait dû faire des recherches a été jugée déterminante dans l'affaire T 1026/06, bien qu'il semble que le demandeur n'ait pas entrepris ces recherches en raison de ce qui a été considéré comme une erreur de droit.
- T 1882/23
Résumé
In the decision under appeal in T 1882/23, the examining division had rejected the applicant's request for re-establishment of rights in respect of the time limit for paying the renewal fee for the fourth year and the additional fee, and deemed the patent application to be withdrawn. The examining division considered the request to be inadmissible because it was not filed within two months of the removal of the cause of non-compliance within the meaning of R. 136(1), first sentence, EPC.
The board recalled that the removal of the cause of non-compliance is to be established on a purely factual basis. It occurred, as a rule, on the date on which the person responsible for the application vis-à-vis the EPO became aware of the fact that a time limit had not been observed. This awareness was typically the result of the actual receipt of a communication of loss of rights under R. 112(1) EPC (see T 231/23, J 1/20). This had not been disputed by the appellant.
The appellant argued that, in the present case, the person responsible for the application vis-à-vis the EPO should be the person employed by the appellant to manage its patent portfolio (the "IP person"). It argued that this person's awareness had to be decisive, and not that of the professional representative. According to the appellant, the present circumstances illustrated the problems associated with a "hybrid" system, where the representative was not fully responsible for all actions relating to the application, but where other persons, in this case the in-house IP person, were responsible for the patent portfolio and for managing the payment of renewal fees. The appellant stressed that the authorised firm of representatives had been specifically told that they were not responsible for paying the renewal fees.
The board did not find these arguments convincing. The question of who was responsible for which task within the appellant's sphere of responsibility could not be decisive for the issue of determining the point in time when the cause of non-compliance with the period was removed. Legal certainty required that the starting point be clearly and objectively determined. This could not depend on the circumstances of how the appellant had organised its tasks and representation, whether internally or with the help of external providers.
The board referred to the current case law on this matter and observed that, where a professional representative was appointed, it was that representative who was the "person responsible for the application vis-à-vis the EPO" (cf. J 1/20). The professional representative remained the person whose awareness was relevant for assessing when the cause of non-compliance with the period was removed, irrespective of whether a third party other than the representative was responsible for the payment of fees (J 27/90). As such, regardless of the contractual arrangements made by the appellant for the payment of fees, the appointed professional representative remained the EPO's single point of contact (T 231/23). If the appointed professional representative received a communication of loss of rights due to the non-payment of fees, the cause of non-compliance with the period was removed pursuant to R. 136(1), first sentence, EPC on the date of that actual receipt. This was also true where, as in the present case, that representative had been instructed by their client that all renewal matters would be handled by others. According to the board, such an instruction alone was not a reason for the cause of non-compliance to persist despite the appointed professional representative's actual awareness of the non-compliance (T 231/23). Thus, in the case in hand, it was irrelevant whether, and on which date, the appellant's "IP person" received the notice of loss of rights.
The appellant also sought to rely on T 942/12. However, the board did not find this decision relevant to the question at hand. According to the board, the findings in T 942/12 concerned solely the question of whether the representative had exercised "all due care", i.e. the merits of the request for re-establishment of rights. In contrast, the question in the case at hand related to the person whose awareness was relevant for the removal of the cause of non-compliance. This question was independent of the question of whether all due care was taken.
The professional representative had received the notice of loss of rights on 4 June 2019. The removal of the cause of non-compliance with the period thus occurred on that date. The request for re-establishment of rights was filed on 10 September 2019, i.e. it was not filed within the two-month time limit laid down in R. 136(1), first sentence, EPC. Therefore, the appeal was dismissed.