4.1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement
Dans plusieurs décisions, les chambres se sont attachées à déterminer la personne responsable qui a ou qui aurait dû se rendre compte de l'omission.
Dans l'affaire T 812/04 la chambre a relevé que la personne à prendre en compte pour établir le moment où le requérant n'était plus empêché dans l'exécution de l'acte non-accompli était le mandataire dûment constitué.
Dans la décision T 32/04, la chambre a considéré qu'en l'absence d'un transfert dûment enregistré de la demande, la personne responsable vis-à-vis de l'OEB était toujours le demandeur ou son mandataire. Par conséquent, en l'absence d'un tel enregistrement, toute prétendue cession de la demande à un tiers était "res inter alios acta", à savoir extérieure à la relation juridique entre le demandeur et l'OEB.
Dans la décision T 191/82 date: 1985-04-16 (JO 1985, 189), la chambre a déclaré que dans le cas où l'employé d'un mandataire découvre qu'un délai n'a pas été observé, l'empêchement qui est à l'origine de cette inobservation, à savoir le fait de ne s'être pas rendu compte que le délai n'a pas été respecté, est réputé ne pas avoir cessé, aussi longtemps que le mandataire concerné n'a pas été personnellement informé de la situation, puisque c'est à lui qu'il incombe de décider s'il y a lieu de présenter une requête en restitutio in integrum, et, s'il choisit de présenter cette requête, de trouver les motifs et les circonstances qu'il conviendra de faire valoir devant l'OEB (cf. également J 7/82, JO 1982, 391 ; J 9/86 ; T 381/93 du 12 août 1994 date: 1994-08-12).
Dans l'affaire J 1/13, la chambre juridique a estimé qu'au sein d'un cabinet d'avocats ou de conseils en propriété industrielle, la personne responsable est le mandataire et non son employé (T 191/82 date: 1985-04-16) ; cependant, le mandataire ne peut pas prolonger à sa guise le délai de la règle 136(1) CBE en ne se tenant pas informé de manière délibérée (cf. T 1985/11, où la chambre n'a pas jugé déterminant que le mandataire ait accusé la réception de la lettre sans l'avoir lue). En outre, bien que la plupart des affaires relatives à la cessation de l'empêchement concernent le moment où le mandataire découvre (ou aurait dû découvrir) l'erreur, la chambre juridique a constaté qu'il est admis que la personne dont les connaissances sont déterminantes peut également être le demandeur lui-même (cf. J 27/88 ; J 27/90, JO 1993, 422 ; T 840/94, JO 1996, 680 ; T 32/04).
Dans la décision T 840/94 (JO 1996, 680), la chambre a estimé que si une partie donne ordre au mandataire agréé de ne plus lui transmettre les autres notifications de l'OEB, elle ne peut faire valoir qu'elle n'a pas reçu les informations notifiées au mandataire agréé, qu'elle aurait eu besoin de connaître pour pouvoir poursuivre la procédure. Voir aussi T 1908/09.
Dans l'affaire T 1588/15, les conclusions de la chambre s'écartaient de l'argumentation suivie dans la décision J 1/13. La chambre n'a pu trouver aucun motif valable justifiant que le mandataire n'ait pas été informé et qu'il n'ait pris aucune mesure immédiate, bien qu'il ait su (ou qu'il ait simplement présumé) qu'il n'était pas informé. Elle a estimé qu'un demandeur a une obligation spécifique d'informer expressément son mandataire de son intention d'abandonner une demande. La chambre a constaté que même lorsqu'un mandataire est explicitement dispensé de suivre le paiement des taxes, on peut au moins s'attendre à ce qu'il soit informé à tout moment de l'intention du demandeur de maintenir ou non la demande. Elle a conclu que la réception, par le mandataire, de la notification constatant la perte d'un droit avait déclenché le délai de deux mois prévu à la règle 136(1) CBE.
Dans l'affaire J 27/88, la chambre juridique a estimé que la personne responsable en l'espèce n'était ni le requérant, ni le mandataire européen, mais le conseil en brevets américain, lequel était le représentant mandaté par le requérant et était dûment habilité à prendre toutes les mesures nécessaires. La date de la cessation de l'empêchement était celle à laquelle le conseil en brevets américain s'était rendu compte de l'omission.
Dans l'affaire J 27/90 (JO 1993, 422), la demanderesse, une société américaine, avait dûment constitué un mandataire européen en charge de la représenter. Pour le paiement des taxes annuelles, elle avait fait appel à une société de services informatiques qu'elle appelait "agence chargée d'effectuer le paiement des taxes annuelles". La chambre juridique a estimé qu'à moins que les circonstances de l'espèce ne prouvent le contraire, une notification au titre de la règle 69(1) CBE 1973 adressée à un mandataire agréé fait cesser l'empêchement qui est à l'origine du non-respect d'un délai. Ce principe vaut même dans les cas où la partie donne des instructions à son mandataire agréé (européen) par l'intermédiaire de son conseil (national) en brevets. Le recours à une société de services indépendante pour le paiement des taxes annuelles n'emporte pas la preuve du contraire.
Dans la décision T 1908/09, la chambre a fait observer qu'en cas de pluralité de demandeurs, les codemandeurs devaient désigner un représentant commun (art. 133(4) CBE et règle 151(1) CBE). S'ils s'abstiennent de le faire et que l'un des demandeurs est tenu de désigner un mandataire agréé conformément à l'art.133(2) CBE, ce mandataire est réputé être le représentant commun. Dans l'affaire en cause, les deux demandeurs avaient été informés de l'expiration du délai puisqu'une notification relative à une perte de droits (règle 126(2) CBE) avait été adressée à leur représentant commun (règle 130(3) CBE).
Dans l'affaire J 16/93, la chambre juridique a affirmé qu'il est possible dans des circonstances exceptionnelles que la cause ayant conduit à l'inobservation d'un délai persiste, même si les mandataires du demandeur ont été dûment informés de la perte d'un droit en résultant. C'est le cas lorsqu'un concours de circonstances non attribuables au demandeur ni à ses mandataires, à savoir notamment leurs déménagements respectifs vers de nouvelles adresses et la maladie d'un directeur de la société ayant déposé la demande de brevet européen, n'a pas permis aux mandataires de contacter le demandeur en temps utile. Ce concours de circonstances a empêché les mandataires d'accomplir l'acte omis, à savoir de payer la taxe annuelle pour la troisième année, puisqu'ils n'avaient reçu aucune avance. Un mandataire dont le pouvoir est muet à ce sujet et qui n'a pas reçu les fonds nécessaires n'est pas censé avancer lui-même une somme pour le compte de son client.
- T 1882/23
Résumé
In the decision under appeal in T 1882/23, the examining division had rejected the applicant's request for re-establishment of rights in respect of the time limit for paying the renewal fee for the fourth year and the additional fee, and deemed the patent application to be withdrawn. The examining division considered the request to be inadmissible because it was not filed within two months of the removal of the cause of non-compliance within the meaning of R. 136(1), first sentence, EPC.
The board recalled that the removal of the cause of non-compliance is to be established on a purely factual basis. It occurred, as a rule, on the date on which the person responsible for the application vis-à-vis the EPO became aware of the fact that a time limit had not been observed. This awareness was typically the result of the actual receipt of a communication of loss of rights under R. 112(1) EPC (see T 231/23, J 1/20). This had not been disputed by the appellant.
The appellant argued that, in the present case, the person responsible for the application vis-à-vis the EPO should be the person employed by the appellant to manage its patent portfolio (the "IP person"). It argued that this person's awareness had to be decisive, and not that of the professional representative. According to the appellant, the present circumstances illustrated the problems associated with a "hybrid" system, where the representative was not fully responsible for all actions relating to the application, but where other persons, in this case the in-house IP person, were responsible for the patent portfolio and for managing the payment of renewal fees. The appellant stressed that the authorised firm of representatives had been specifically told that they were not responsible for paying the renewal fees.
The board did not find these arguments convincing. The question of who was responsible for which task within the appellant's sphere of responsibility could not be decisive for the issue of determining the point in time when the cause of non-compliance with the period was removed. Legal certainty required that the starting point be clearly and objectively determined. This could not depend on the circumstances of how the appellant had organised its tasks and representation, whether internally or with the help of external providers.
The board referred to the current case law on this matter and observed that, where a professional representative was appointed, it was that representative who was the "person responsible for the application vis-à-vis the EPO" (cf. J 1/20). The professional representative remained the person whose awareness was relevant for assessing when the cause of non-compliance with the period was removed, irrespective of whether a third party other than the representative was responsible for the payment of fees (J 27/90). As such, regardless of the contractual arrangements made by the appellant for the payment of fees, the appointed professional representative remained the EPO's single point of contact (T 231/23). If the appointed professional representative received a communication of loss of rights due to the non-payment of fees, the cause of non-compliance with the period was removed pursuant to R. 136(1), first sentence, EPC on the date of that actual receipt. This was also true where, as in the present case, that representative had been instructed by their client that all renewal matters would be handled by others. According to the board, such an instruction alone was not a reason for the cause of non-compliance to persist despite the appointed professional representative's actual awareness of the non-compliance (T 231/23). Thus, in the case in hand, it was irrelevant whether, and on which date, the appellant's "IP person" received the notice of loss of rights.
The appellant also sought to rely on T 942/12. However, the board did not find this decision relevant to the question at hand. According to the board, the findings in T 942/12 concerned solely the question of whether the representative had exercised "all due care", i.e. the merits of the request for re-establishment of rights. In contrast, the question in the case at hand related to the person whose awareness was relevant for the removal of the cause of non-compliance. This question was independent of the question of whether all due care was taken.
The professional representative had received the notice of loss of rights on 4 June 2019. The removal of the cause of non-compliance with the period thus occurred on that date. The request for re-establishment of rights was filed on 10 September 2019, i.e. it was not filed within the two-month time limit laid down in R. 136(1), first sentence, EPC. Therefore, the appeal was dismissed.