3.2.2 Cas où une caractéristique non divulguée ajoutée a été remplacée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans qu'il soit contrevenu à l'article 123(3) CBE

Dans la décision T 166/90 (tranchée avant que la décision G 1/93, JO 1994, 541, ait été rendue), la chambre a accepté qu'à une caractéristique non autorisée de la revendication du brevet délivré soient substituées d'autres caractéristiques divulguées, vu qu'il n'en résultait pas d'extension de la protection. L'invention concernait une feuille opaque. La revendication de produit du brevet délivré comportait la caractéristique suivante : "et en ce que la densité de la feuille est plus faible que la densité calculée des constituants individuels". Lors de la procédure de recours faisant suite à l'opposition, le titulaire du brevet a revendiqué un procédé de fabrication d'une feuille opaque. La revendication de procédé ne comportait plus la caractéristique relative à la densité. La chambre a vérifié s'il en résultait une extension de la protection conférée par le brevet et s'est demandé si les caractéristiques de la revendication de procédé qui remplaçaient la caractéristique supprimée limitaient obligatoirement l'étendue de la protection à des feuilles qui, à l'instar de la feuille selon la revendication de produit du brevet délivré, présentaient une densité plus faible que la densité calculée. La chambre a acquis la conviction qu'il était quasiment certain que le procédé revendiqué produirait avec une très grande probabilité une feuille opaque dont la densité serait plus faible que la densité calculée à partir de la nature et de la proportion des constituants individuels.

Dans l'affaire T 250/05, la chambre a conclu, conformément aux principes énoncés dans la décision G 1/93, que le brevet ne pouvait être maintenu sans être modifié et qu'il ne pouvait être maintenu que si l'on pouvait se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE. La sixième requête subsidiaire satisfaisait à ces deux exigences.

Comme indiqué dans l'affaire T 1127/16 (dans laquelle la chambre a fait un récapitulatif des solutions permettant de "contourner" le piège inextricable découlant des exigences respectives de l'art. 123(2) CBE et de l'art. 123(3) CBE), une caractéristique non divulguée ajoutée qui couvre un mode de réalisation de la description peut être remplacée par une caractéristique plus large, qui englobe un mode de réalisation supplémentaire de la description, si la caractéristique non divulguée, du point de vue de sa signification sur le plan technique dans le contexte donné, n'est pas claire au point de pouvoir être utilisée pour déterminer l'étendue de la protection sans interprétation sur la base de la description et des dessins du brevet, et s'il ressort de manière tout à fait claire de la description et des dessins, ainsi que de la procédure d'examen antérieure, que le mode de réalisation supplémentaire fait partie de l'invention (T 371/88).

Dans les affaires T 729/11, T 108/12, T 1833/13 et T 469/14, l'exception énoncée au point I du sommaire de la décision G 1/93 a été invoquée par le titulaire du brevet, mais la chambre a estimé que le remplacement demandé n'était pas admissible en vertu de l'art. 123(3) CBE.