c) Problèmes concernant les requêtes subsidiaires 

S'il n'apparaît pas clairement quelle requête le demandeur souhaite maintenir parmi celles qui précèdent dans l'ordre de préférence, la division d'examen doit inviter le demandeur à apporter des éclaircissements au cours de la procédure d'examen rouverte (Directives C‑V, 4.9 – version de mars 2022).

Dans l'affaire T 1255/04 (JO 2005, 424), la chambre a constaté que lorsqu'il existe une requête jugée admissible, à propos de laquelle il y a lieu d'envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 (désormais règle 71(3) CBE), mais qu'il existe également des requêtes qui précèdent par ordre de préférence et qui ont été rejetées, la notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 est entachée d'irrégularité si elle n'est pas accompagnée des motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence ont été rejetées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes rejetées, rappelant ainsi au demandeur et à la division d'examen que le demandeur a la faculté de solliciter une décision écrite susceptible de recours concernant ces requêtes qui précèdent par ordre de préférence (dans la ligne de la décision T 1181/04, JO 2005, 312). Elle a fait remarquer que si le demandeur maintient une requête encore en instance, qui précède dans l'ordre de ses préférences et a été discutée pendant la procédure orale devant la division d'examen, cette requête ne peut être rejetée au titre de la règle 86(3) CBE 1973. La règle 86(3) CBE 1973 n'est pas conçue et ne saurait être utilisée pour priver le demandeur de l'obtention d'une décision exposant les motifs de fond pour lesquels une requête déjà traitée sur le fond au cours de la procédure est rejetée. En indiquant simplement que la demande est rejetée faute de version acceptée par le demandeur au sens de l'art. 113(2) CBE 1973 et susceptible de servir de base à la délivrance d'un brevet, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, étant donné qu'elle n'indique pas les motifs de fond pour lesquels ce qui est accepté par le demandeur n'est pas conforme aux conditions de brevetabilité de la CBE.

Dans l'affaire T 169/96, la chambre a estimé que conformément à l'art. 113(2) CBE 1973, l'OEB est lié par les requêtes du demandeur ou du titulaire du brevet. Dans le cas d'une requête principale et de requêtes subsidiaires, cela signifie que l'OEB est également lié par l'ordre des requêtes. Avant de pouvoir statuer sur la base d'une requête subsidiaire, il est donc nécessaire d'examiner la requête principale et de statuer sur celle-ci (T 484/88). Dans le cas d'espèce, es demandeurs ont seulement été invités à donner leur accord sur le texte selon la requête subsidiaire III. Leur désaccord explicite ne pouvait donc porter que sur cette version de la demande. Par conséquent, les requêtes subsidiaires I et II étaient en instance lorsque la décision faisant l'objet du recours a été rendue, et l'absence de décision à leur sujet contrevenait à l'art. 113(2) CBE 1973. Les requêtes précédant la requête subsidiaire III n'ayant pas été instruites, la règle 68(2) CBE 1973 a également été enfreinte. Si une décision porte sur plusieurs requêtes, elle doit indiquer les motifs du rejet pour chacune d'elles (voir T 234/86). Le fait que le premier examinateur ait émis, dans une notification antérieure, un avis préliminaire susceptible de s'appliquer à ces requêtes, ne saurait remplacer les motifs dans la décision proprement dite. Les considérations qui ont conduit la division à ses conclusions doivent ressortir clairement de la décision (T 234/86, voir aussi T 1439/05).

Dans l'affaire T 255/05, la chambre a constaté que la "requête subsidiaire" du requérant n'englobait pas une seule, mais de nombreuses requêtes. L'ordre dans lequel la chambre devait examiner ces quatre requêtes et toute requête combinant au moins deux des jeux de revendications déposés n'était absolument pas défini. La chambre a observé que conformément à l'art. 113(2) CBE 1973, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur. Il incombait donc au demandeur de définir le texte sur la base duquel il souhaitait obtenir un brevet. En cas de requêtes subsidiaires, le demandeur devait par conséquent indiquer également dans quel ordre les requêtes devaient être examinées. Lorsque le demandeur n'indique pas clairement, même après y avoir été invité par la chambre, l'ordre dans lequel ses différentes requêtes sont présentées et le contenu exact de chacune d'elles, aucun texte n'a alors été proposé ou accepté par le demandeur au sens de l'art. 113(2) CBE 1973, et aucune requête qui puisse être examinée par la chambre. Il convenait dès lors de ne pas tenir compte de la "requête subsidiaire" du requérant.

Dans l'affaire T 888/07, la chambre a estimé que si la division d'examen refuse d'autoriser le dernier jeu de revendications modifiées qui a été déposé, conformément à la règle 86(3) CBE 1973, en remplacement des revendications figurant antérieurement au dossier, le précédent jeu de revendications que la division d'examen avait accepté d'examiner, mais qui n'avait pas été maintenu en tant que requête subsidiaire, n'est pas automatiquement rétabli. La chambre a fait observer que, conformément à l'art. 113(2) CBE et à la jurisprudence constante (voir par exemple décision T 237/96), une décision ne peut pas être fondée sur le jeu de revendications antérieur. L'art. 113(2) CBE 1973 dispose que l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. Une décision visant à rejeter une demande au motif que les revendications figurant antérieurement au dossier n'étaient pas admissibles aurait contrevenu à l'art. 113(2) CBE 1973, puisque ces revendications n'avaient pas été maintenues.