6.3. Applicabilité de la règle 64, de la (l'ancienne) règle 164(2) CBE ou de la règle 137(5) CBE

Dans l'affaire T 708/00, (JO 2004, 160), la chambre, se référant au document préparatoire CA/12/94, cité dans le communiqué de l'OEB publié au JO 1995, 409, a souligné que la règle 86(4) CBE 1973 (règle 137(5) CBE) avait pour but de traiter des cas dans lesquels les revendications modifiées qui portaient sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche étaient produites en réponse à la première notification de l'examinateur. Cette règle n'était pas applicable dans le cas où le demandeur n'avait pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire malgré l'invitation qui lui avait été faite en application des dispositions de la règle 46(1) CBE 1973 (règle 64(1) CBE) (cf. également G 2/92, JO 1993, 591). Ces deux règles étaient par essence complémentaires.

Dans l'affaire T 1285/11 (susmentionnée), où il n'avait pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche en réponse à l'objection d'absence d'unité soulevée par l'ISA, la division d'examen avait rejeté la demande sur la base de la règle 137(5) CBE et de l'ancienne règle 164(2) CBE. Se référant à la décision T 708/00 (JO 2004, 160), au communiqué susmentionné ainsi qu'aux Directives, la chambre a conclu qu'il n'avait pas été contrevenu à la règle 137(5) CBE puisque l'objet des revendications modifiées figurait déjà dans les revendications telles que déposées initialement. En ce qui concerne l'ancienne règle 164(2) CBE, la chambre a reconnu qu'il existait, d'emblée, une caractéristique pouvant être considérée comme un "élément technique particulier" (règle 44(1) CBE) établissant une unité entre l'"invention 1" et l'"invention 2" concernées conformément à l'art. 82 CBE. La décision a été annulée et la demande renvoyée aux fins de poursuite de la procédure.

Il convient de se reporter aussi au chapitre IV.B.5. "Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche – règle 137(5) CBE".