5.3.1 Généralités

La règle 137(5) CBE prévoit ce qui suit : "Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Elles ne doivent pas non plus porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément à la règle 62bis ou à la règle 63".

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la règle 137(5) CBE n'est pas applicable lorsque le demandeur n'a pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire qui portait sur les revendications originellement déposées (voir T 708/00, JO 2004, 160 ; T 1285/11).

Dans l'affaire T 613/99, la chambre a déclaré que la règle 86(4) CBE 1973 (désormais règle 137(5) CBE) vise une situation particulière, à savoir : un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché ; ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché. La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision G 2/92 (JO 1993, 591), suivant lequel une invention doit, pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche. Dans le cas d'espèce, la situation n'était nullement comparable. L'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et avait donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'avait pu être entreprise. En outre, l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la présente demande était sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Dans une telle situation, si la division d'examen infirmait une conclusion de la division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche, une recherche européenne dite "additionnelle" pouvait être réalisée à la demande de la division d'examen.