e) Décisions critiquant le test  

Dans l'affaire T 910/03, la chambre a critiqué la deuxième condition du test du caractère essentiel (caractéristique omise non indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre). À la lumière de la décision G 2/98 (JO 2001, 413), la chambre a critiqué cette approche, qui revenait à faire une distinction entre les caractéristiques techniques qui étaient liées au fonctionnement et à l'effet de l'invention, et les caractéristiques techniques qui ne l'étaient pas.

La décision T 2311/10, dans une affaire concernant une généralisation intermédiaire, discute du caractère peu utile, voire trompeur du test en trois points (voir aussi T 1840/11, T 2095/11, T 2095/12). En particulier, la chambre a souligné, en ce qui concerne le deuxième critère, que le test issu de la décision T 331/87 devait nécessairement porter sur le problème qui peut être dérivé de la demande car il concerne la divulgation de la demande. Cela n'avait cependant pas toujours été respecté.

Dans l'affaire T 1852/13, la chambre a conclu que le test du caractère essentiel selon la décision T 331/87 ne devait plus être utilisé (de même, T 830/16). Ce test, compte tenu de la formulation employée dans la décision T 331/87 ("may not") ne peut pas être assimilé à la norme de référence (G 2/10) ne serait-ce que d'un point de vue purement logique : la chambre avait elle-même reconnu la possibilité d'une violation de l'art. 123(2) CBE alors même que les conditions de son test en trois points étaient remplies. Même si le test du caractère essentiel peut, dans certains cas, fournir des indices utiles, la norme de référence constitue le seul critère pertinent (cf. T 755/12). Par ailleurs, la Grande Chambre de recours, dans son avis G 2/98, concernant la validité d'une priorité, a rejeté l'approche adoptée dans la décision T 73/88 (Aliment à croquer), qui se fondait sur le caractère essentiel de la caractéristique, et a établi un critère comparable à la norme de référence. Les réserves de la Grande Chambre de recours quant au caractère arbitraire de l'appréciation du caractère essentiel valaient également en ce qui concerne les modifications. La chambre a donc souscrit au principe énoncé dans la décision T 910/03, selon lequel il serait contraire aux motifs et au dispositif de l'avis G 2/98 de continuer à appliquer le test du caractère essentiel. La norme de référence surpasse également le test du caractère essentiel en ceci qu'elle constitue un critère uniforme, qui vaut pour toutes les modifications. Voir également les affaires T 422/16 (approuvant l'affaire T 1852/13 dans le contexte de l'art. 76(1) CBE) et T 833/16.