1.4.3 Omission d'une caractéristique présentée comme essentielle

En ce qui concerne les affaires dans lesquelles la modification consiste à substituer ou supprimer une caractéristique dans une revendication indépendante, les chambres ont parfois appliqué le test décrit dans la décision T 260/85 (JO 1989, 105). Dans la décision T 260/85, il est énoncé qu'il n'est pas admissible de supprimer dans une revendication indépendante une caractéristique qui est systématiquement présentée, dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme une caractéristique essentielle de l'invention, car cela contreviendrait aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973. Voir aussi T 496/90, T 415/91, T 628/91, T 189/94, T 1032/96 (paramètres de longueur de segment exposés comme étant essentiels), T 728/98 (JO 2001, 319 ; à propos de la suppression de la caractéristique "substantially pure"), T 1040/98 (guide d'ondes acoustiques décrit, tout au long de la description, sous la forme d'une poche remplie d'une substance appropriée), T 1390/15 (exposé systématique de la limite de solubilité s'agissant de la teneur en Mg et Cu) et T 1187/15 (exposé systématique selon lequel le rythme cardiaque peut être déduit de la mesure de la pression sanguine).

Dans l'affaire T 236/95, la chambre a constaté que si ce problème ne pouvait plus être résolu sans les caractéristiques en question, celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme non essentielles.

Dans l'affaire T 784/97, le titulaire du brevet avait soutenu que l'homme du métier se serait rendu compte, en se fondant sur une antériorité, que la caractéristique litigieuse n'était pas essentielle. La chambre a déclaré quant à elle que la question de savoir si une caractéristique contenue dans une revendication indépendante devait ou non être considérée comme "essentielle" n'était pas fonction de l'antériorité. Il convient au contraire de déterminer ce que les pièces initiales de la demande enseignent à l'homme du métier.

Dans l'affaire T 1515/11, la chambre a confirmé qu'une caractéristique présentée systématiquement comme étant essentielle dans l'invention ne peut être supprimée d'une revendication indépendante puisque cette suppression ajouterait des éléments. Dans certains cas, la question de savoir si une caractéristique est présentée dans la demande comme étant essentielle pour l'invention ou comme étant facultative ne peut être tranchée d'emblée de manière catégorique. Cependant, il y a également des cas où, pour des raisons purement formelles, il n'est pas possible de mettre en doute le fait que la caractéristique est essentielle, par exemple dans le cas où le demandeur choisit d'inclure dans une revendication indépendante telle que déposée une caractéristique dans laquelle le problème est explicitement mentionné et selon laquelle celui-ci est résolu par l'objet revendiqué. En particulier, lorsqu'une revendication de méthode inclut une caractéristique dont il ressort explicitement que la méthode est mise en œuvre d'une manière qui résout le problème, le fait d'alléguer que cette caractéristique n'est pas essentielle reviendrait à affirmer que pour résoudre le problème, il n'est pas essentiel de mettre en œuvre la méthode d'une manière qui résolve le problème.

La chambre, dans l'affaire T 648/10, a confirmé énoncé dans la décision T 260/85. La chambre précise toutefois que la CBE n'exige pas l'utilisation de tests particuliers pour évaluer si des éléments ont été ajoutés. En revanche, ces tests sont des outils qui peuvent être utiles, dans certaines situations, pour établir s'il y a ajout d'éléments.