5.4.2 Absence de base juridique pour l'exercice du pouvoir d'appréciation

Dans l'affaire T 2431/19, la chambre a estimé que la règle 137(5) CBE prévoit une condition obligatoire à laquelle les revendications modifiées doivent satisfaire pour être admissibles. La règle 137(5) CBE ne fait pas référence à l'action de modifier mais plutôt aux revendications modifiées elles-mêmes. En particulier, l'expression "les modifications revendiquées ne doivent pas" ou "ne doivent pas non plus" à la règle 137(5) CBE expriment – sous forme d'interdiction – une condition de fond obligatoire que les revendications modifiées doivent remplir pour être admissibles. Cette condition ne laisse aucune marge d'appréciation à l'instance de décision. Par conséquent, et contrairement à la règle 137(3) CBE, la règle 137(5) CBE ne mentionne pas l'autorisation de la division d'examen. La chambre a conclu que la règle 137(5) CBE porte donc sur une question relevant du droit matériel plutôt que sur une question de droit procédural. Elle expose les conditions de fond qui, si elles ne sont pas satisfaites, entraînent un rejet de la demande de brevet européen en vertu de l'art. 97(2) CBE (voir également la décision T 1126/11). Cependant, la règle 137(5) CBE ne prévoit pas de base juridique distincte permettant de prendre une décision dans l'exercice du pouvoir d'appréciation sur l'admission de revendications modifiées sur laquelle on pourrait se fonder indépendamment de la règle 137(3) CBE. En l'espèce, le rejet d'un jeu de revendications modifié sur la base de cette seule règle constituait un vice substantiel de procédure en vertu de la règle 103(1)a) CBE.

Dans la décision T 1866/15, la chambre a fait siennes les conclusions de la chambre dans l'affaire T 2431/19 selon lesquelles une modification qui n'est pas conforme à la règle 137(5) CBE n'est pas recevable pour ce seul motif et la division d'examen ne dispose alors plus du pouvoir d'appréciation pour l'admettre ou non en vertu de la règle 137(3) CBE.