5.3.3 Application de la décision G 1/15 dans la jurisprudence des chambres

Dans l'affaire T 260/14, la division d'opposition avait refusé la priorité et conclu que la revendication 1 n'était pas nouvelle en vertu de l'art. 54(3) CBE eu égard à un exemple de réalisation divulgué dans le document de priorité (D5) lui-même, exemple également divulgué dans la description du brevet litigieux (D5 avait été traité comme une "priorité toxique"). Conformément à l'avis G 1/15 (JO 2017, A82), la chambre a tout d'abord reconnu l'exemple de réalisation comme étant un objet pertinent divulgué dans le document de priorité (cf. G 2/98, JO 2001, 413). Elle a ensuite examiné si la revendication 1 englobait l'exemple de réalisation et si cet exemple constituait un objet alternatif du fait d'une revendication générique du type "OU". À cette fin, elle a effectué une comparaison entre la portée de la revendication et le contenu du document de priorité. La revendication en cause portait sur un matériau d'empreinte dentaire comprenant une pâte de base et une pâte catalytique. Ces deux pâtes étaient décrites au moyen de caractéristiques génériques telles que "polyéthers" et "copolyéther d'oxyde d'éthylène". L'exemple correspondait à un mode de réalisation spécifique de la revendication. Il pouvait y avoir plusieurs exemples alternatifs, couvrant différentes variantes englobées par les caractéristiques génériques de la revendication. Par conséquent, l'exemple constituait un objet alternatif du fait d'une revendication générique du type "OU", qui entrait dans le champ de la revendication 1. La partie de la revendication 1 qui portait sur cet exemple pouvait donc bénéficier de la priorité partielle.

L'approche adoptée dans la décision G 1/15 a également été appliquée dans les affaires suivantes : T 1526/12 (composition pour les soins capillaires), T 557/13 du 28 juillet 2017 date: 2017-07-28 (utilisation d'agents améliorant l'écoulement à froid), T 2466/13 (panneau d'isolation), T 1399/13 (procédé de polymérisation), T 88/14 (produit de confiserie à faible teneur en matière grasse), T 1519/15 (circuit de détection comprenant des condensateurs-capteurs), T 1728/16 (forme posologique pharmaceutique solide, T 401/19 (procédé de purification chromatographique).

Dans la décision T 282/12, la chambre a estimé que, pour des raisons de cohérence, le raisonnement suivi dans la décision G 1/15 (JO 2017, A82) doit également s'appliquer lorsqu'il s'agit de décider si une demande dont la priorité est revendiquée est la première demande au sens de l'art. 87(1) CBE (voir le résumé plus détaillé de cet aspect de la décision au présent chapitre, II.D.4.1. ci-dessus). Dans ce contexte, la chambre a également mis en garde contre une appréciation de la priorité qui serait fondée sur un test au titre de l'art. 123(2) CBE, une telle approche ayant conduit la division d'opposition à la conclusion que D1 était la première demande. L'appréciation de la priorité et de l'exigence énoncée à l'art. 123(2) CBE renvoient toutes deux à la notion de divulgation. Cependant, appliquer un test au titre de l'art. 123(2) CBE pourrait mener à des conclusions erronées dans certaines circonstances, puisque la notion de validité "partielle" d'une modification n'existe pas, tandis que la priorité partielle existe bel et bien. Rapportant ces observations aux circonstances de l'espèce (largeur d'intervalle d'un comprimé enrobé), la chambre a admis que le remplacement d'une plage de 5 % à 33 % (mentionnée dans la revendication 1 et le document de priorité D1) par une plage de 3 % à 33 % (mentionnée dans la demande antérieure D22 du titulaire du brevet) reviendrait à ajouter des éléments. Néanmoins, ces deux plages comprenaient une partie identique, à savoir la sous-plage de 5 % à 33 %, qui définissait des formes pharmaceutiques alternatives dont l'identité ne variait pas, qu'elles soient revendiquées en tant que telles ou au sein d'un groupe de compositions plus large incluant d'autres compositions dans lesquelles la largeur de l'intervalle n'était pas comprise entre 5 % et 33 %. C'est pourquoi, dans la présente espèce, l'application pure et simple des critères de l'art. 123(2) CBE afin d'apprécier la validité de la priorité revendiquée ne permettait pas de conclure que D1 et D22 se rapportaient partiellement à la même invention, et que la priorité n'était donc pas valable pour toute l'étendue de la revendication 1.

La décision T 437/14 du 12 mars 2019 date: 2019-03-12 a constitué la décision finale de la chambre donnant suite à la saisine G 1/16, dans laquelle elle avait soumis des questions sur les disclaimers non divulgués à la Grande Chambre de recours (JO 2018, A70 ; les conclusions de la chambre concernant la recevabilité des disclaimers non divulgués sont résumés au point II.E.1.7.2). Compte tenu des disclaimers introduits, l'opposant 3 avait fait valoir que la revendication 1 ne revendiquait pas valablement la priorité et que son objet était dépourvu de nouveauté par rapport à D57 et D58, deux demandes divisionnaires issues de la demande sur la base de laquelle le brevet avait été délivré. Selon la chambre, tel ne pouvait être le cas que si les deux conditions suivantes étaient remplies : la revendication 1 couvre au moins un mode de réalisation de la/des demande(s) divisionnaire(s) et la revendication 1 ne bénéficie d'aucune priorité (même partielle) pour la/les partie(s) liée(s) à ce(s) mode(s) de réalisation. Citant la décision G 1/03 (JO 2004, 413), la chambre s'est dite convaincue que ces deux disclaimers n'apportaient aucune contribution technique et satisfaisaient aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 bénéficiait de la priorité de la demande antérieure. Les documents D57 et D58 divulguaient effectivement des composés spécifiques couverts par la revendication 1 et revendiquaient valablement la priorité de la demande antérieure, la revendication 1 revendiquait elle aussi une priorité partielle valable découlant de cette demande pour ces composés. La revendication 1 était une revendication générique du type "OU" couvrant des objets alternatifs divulgués directement et sans ambiguïté dans le document de priorité et, à ce titre, elle pouvait bénéficier de la priorité partielle pour l'objet alternatif concerné conformément à la décision G 1/15 (JO 2017, A82). Par conséquent, les documents D57 et D58 n'étaient pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE aux fins de l'appréciation de la nouveauté.