b) Unvollständiges Beschwerdevorbringen – Artikel 12 (3) VOBK 2020 

(i) Anträge – fehlende Angabe, warum die Änderungen die offenen Fragen lösen

Die bloße Kennzeichnung einer Änderung (ohne ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben) genügt nicht, um es der Kammer und dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) zu ermöglichen, den Grund für den betreffenden Antrag zu verstehen. Vielmehr bleibt es damit der Kammer und dem Beschwerdeführer überlassen, sich die Argumentation selbst zu erschließen oder herzuleiten und entsprechende Antworten darauf zu entwickeln, was den Erfordernissen des Art. 12 (3) VOBK 2020 widerspricht (s. T 2115/17 mit Verweis auf T 687/15, in der Art. 12 (2) VOBK 2007 behandelt wird).

Auch in der Sache T 203/20 hatte der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerdebegründung einen Hilfsantrag eingereicht (Hilfsantrag 9), aber keine Begründung geliefert, warum die darin enthaltenen Änderungen die gegen höherrangige Anträge erhobene Einwände ausräumten. Seine spätere Bezugnahme auf die Substantiierung im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurde von der Beschwerdekammer (mit Verweis auf T 1311/11) für nicht ausreichend erachtet. Siehe auch T 430/20, wo der Beschwerdeführer es versäumte zu begründen, warum die in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Feststellung falsch sei, dass die jetzt dem neuen Hilfsantrag hinzugefügten Merkmale bereits in einem Dokument des Stands der Technik offenbart wurden.

Ähnlich strenge Anforderungen wurden an Hilfsanträge auch in Fällen gestellt, in denen die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen hatte:

In T 904/21 ließ die Kammer den Hilfsantrag 4 nicht zu (der vom Beschwerdegegner – Patentinhaber – zusammen mit seiner Beschwerdeerwiderung eingereicht worden war und einem im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrag entsprach), weil der Beschwerdegegner in seinen Eingaben nicht dargelegt hatte, wie die zusätzlichen Merkmale den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausräumen könnten, den der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung erhoben hatte.

Ebenso entschied die Kammer in T 1959/19, dass der Beschwerdegegner (Patentinhaber) den Anforderungen des Art. 12 (3) VOBK 2020 nicht nachgekommen war, da er versäumt hatte, neben der Vorlage der Hilfsanträge I bis XVII, die bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht worden waren, substantiiert darzulegen, weshalb diese geeignet wären, die vom Beschwerdeführer vorgetragenen Einwände auszuräumen. Die Kammer wies das Argument des Beschwerdegegners zurück, wonach es sich aus dem Wortlaut der Anträge ergebe, weshalb diese den Erfordernissen des Übereinkommens genügten, nämlich allein schon daraus, dass die Hilfsanträge I bis XVII gegenüber der erteilten Fassung weiter gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzt seien. Nach Auffassung der Kammer ließ sich nicht ohne Weiteres erkennen, gegenüber welchem Stand der Technik eine Abgrenzung erfolgte. Die verspätete Substantiierung ließ die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht zu. Siehe auch T 262/20 und T 312/22.

(ii) Anträge – Bezugnahme auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Anträge oder stützende Argumente

In T 2457/16 stellte die Kammer fest, dass die Vorgehensweise des Patentinhabers unvereinbar mit dem Erfordernis des Art. 12 (3) VOBK 2020 eines vollständigen Sachvortrags eines Beteiligten in der Beschwerdebegründung war, da er die in den Hilfsanträgen vorgenommenen Änderungen und deren Zweck nicht erläutert hatte und darüber hinaus durch einen pauschalen Verweis auf erstinstanzlich eingereichte Anträge, die "weiterhin hilfsweise gelten" sollten, ohne weitere Erläuterung offen gelassen hatte, welche Anträge in welcher Reihenfolge zu prüfen gewesen wären. Der Patentinhaber hatte dadurch die eigentlich ihm obliegende Aufgabe, unter der Vielzahl von Anträgen denjenigen herauszufiltern, der letzten Endes gewährbar sein könnte, auf den Einsprechenden und die Kammer übertragen (s. auch R 11/08). Die Kammer entschied daher die betreffenden Hilfsanträge nicht zum Verfahren zuzulassen (Art. 12 (4) und (2) VOBK 2007 sowie Art. 12 (3) und (5) VOBK 2020).

Auch in T 1041/21 sah die Kammer pauschale Verweise des Beschwerdegegners (Patentinhabers), der im erstinstanzlichen Verfahren obsiegt hatte, auf seinen damaligen Vortrag als unvereinbar mit dem Erfordernis des Art. 12 (3) VOBK 2020 an. Durch die Bezugnahme auf oder die bloße Wiederholung von im Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumenten ist weder für die Kammer noch für die andere Partei sofort ersichtlich, welche Einwände, die der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde gegen den Hauptantrag erhoben hatte, durch die in den Hilfsanträgen vorgenommenen Änderungen ausgeräumt wurden, in welchem Maße und warum. In Ausübung ihres Ermessens nach Art. 12 (5) VOBK 2020 ließ die Kammer diese Hilfsanträge, weil nicht substantiiert, nicht zum Verfahren zu. Dieser Ansatz wurde in T 503/20 bestätigt, in der sich die Kammer auf den Wortlaut des Art. 12 (3) und (5) VOBK 2020 sowie die Erläuterungen zu Art. 12 (5) VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020, S. 30 > 17) berief.

(iii) Anträge – fehlende Ausformulierung der Ansprüche

In T 1421/20 wurden die Anträge 1a bis 5a in der Beschwerdebegründung eingeführt und kommentiert, Ansprüche wurden zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht eingereicht. Daher erfüllten sie nicht die Erfordernisse von Art. 12 (3) VOBK 2020, und es stand im Ermessen der Kammer, sie allein aus diesem Grund nicht zum Verfahren zuzulassen (Art. 12 (5) VOBK 2020). Da die Anträge nicht Teil der angefochtenen Entscheidung waren, galten sie ferner als Änderungen (Art. 12 (2) und (4) VOBK 2020).

(iv) Verteidigung – Bezugnahme auf Vorbringen vor der ersten Instanz

In der Sache T 503/20, in der der Beschwerdegegner (Patentinhaber) eine behauptete offenkundige Vorbenutzung bestritt, entschied die Kammer, den Teil des Vorbringens in der Beschwerdeerwiderung, der lediglich pauschal auf Vorbringen im Einspruchsverfahren Bezug nahm, unberücksichtigt zu lassen. Dies begründete sie insbesondere damit, dass es insoweit vollkommen an einer Auseinandersetzung mit der Entscheidung fehlte, als diese im Einzelnen ausgeführt hatte, warum sie die offenkundige Vorbenutzung für nachgewiesen erachtete und welche patentgemäßen Merkmale sie in ihr offenbart sah. Die bloße Bezugnahme auf das Einspruchsvorbringen kann eine sachgerechte Begründung im Beschwerdeverfahren nicht ersetzen; vielmehr ist die in Art. 12 (3) VOBK 2020 Satz 1 und Satz 2 zweiter Halbsatz VOBK 2020 (weiterhin) geforderte Vollständigkeit des Beschwerdevorbringens bereits deshalb geboten, weil es nicht Aufgabe der Kammer sein kann, nachzuforschen, welche der Argumente aus dem Einspruchsverfahren im Lichte der angefochtenen Entscheidung und den darin getroffenen Feststellungen weiterhin relevant bleiben können (so bereits T 1792/17 zur VOBK 2007). Ebenso wenig ließ die Kammer die in einen späteren Beschwerdeschriftsatz integrierten Auszüge aus der Einspruchserwiderung und aus der Replik im Einspruchsverfahren zu, weil damit lediglich die Argumente aus diesen früheren Schriftsätzen wörtlich wiederholt wurden, ohne dass der Patentinhaber sich mit den Feststellungen der Einspruchsabteilung näher befasst hätte. Wie bereits in T 1041/21 festgehalten, besteht kein Unterschied, ob verwiesen wird oder diese ohne Anpassung an den Fall nochmal eingereicht werden.

(v) Einwände – Bezugnahme auf erstinstanzliches Vorbringen – keine konkrete Begründung, warum die Feststellungen der Einspruchsabteilung für falsch erachtet werden

Gemäß Art. 12 (3) VOBK 2020 muss der Beschwerdeführer (Einsprechende) deutlich angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die Entscheidung aufzuheben, und er muss hierzu ausdrücklich alle geltend gemachten Tatsachen, Einwände und Beweismittel im Einzelnen anführen. Ein lediglich pauschaler Angriff der angefochtenen Entscheidung oder ein pauschaler Hinweis auf das Vorbringen im Einspruchsverfahren wird dem nicht gerecht (T 2796/17).

Mit anderen Worten müssen zur Substantiierung eines von der Einspruchsabteilung für nicht überzeugend erachteten Einwands im Beschwerdeverfahren konkrete Gründe angeführt werden, warum die diesen Einwand betreffende Feststellung und Begründung in der angefochtenen Entscheidung angeblich inkorrekt waren. Dabei können Argumente, die bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht wurden, wiederaufgegriffen werden, müssen aber in den Kontext der angefochtenen Entscheidung gestellt werden (T 2117/18 mit Verweis auf Art. 12 (2) VOBK 2007).

In T 2253/16 hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) in seiner Beschwerdebegründung die Behauptung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegenüber dem Gegenstand von D4 sei, lediglich damit begründet, dass die angefochtene Entscheidung bezüglich eines Merkmals in sich nicht schlüssig sei. Die Kammer merkte an, dass eine Analyse des Dokuments D4 fehlte, aus der hervorginge, wo der Beschwerdeführer welche Anspruchsmerkmale offenbart sah. Sie betonte, dass die Beschwerdebegründung gemäß Art. 12 (3) VOBK 2020 das vollständige Beschwerdevorbringen des Beschwerdeführers enthalten muss. Sie könne insoweit auch nicht ohne Weiteres auf das Vorbringen im Einspruchsverfahren zurückgreifen, da dieses ausweislich des Art. 12 (3) VOBK 2020 nicht automatisch Teil des Beschwerdevorbringens ist. Daran ändere ein unspezifischer Verweis auf die Einspruchsschrift nichts, da Art. 12 (3) VOBK 2020 erfordere, dass ausdrücklich alle Tatsachen und Einwände anzuführen sind.

Für weitere Fälle einer unzureichenden Substantiierung eines Einwands siehe z. B. T 2227/15 (im Hinblick auf Art. 12 (2) VOBK 2007, der, wie die Kammer feststellte, Art. 12 (3) VOBK 2020 entspricht), T 565/16, T 1617/20, T 557/21 und T 186/20. In allen diesen Fällen fehlte eine Begründung, warum die Gründe und Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung unzutreffend sein sollten.

Zu pauschalen Verweisen auf unerwidertes Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren (Einwände gegen Hilfsantrag 3), siehe aber auch T 108/20.

Siehe auch das Kapitel V.A.4.2.2 b) "Vorbringen in erster Instanz nicht automatisch Teil des Beschwerdevorbringens".

(vi) Einwände – fehlendes Vorbringen zu Hilfsanträgen aus dem Einspruchsverfahren, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sind

Gemäß der Entscheidung der Kammer in T 664/20 muss die Beschwerdebegründung eines Beschwerdeführers (Einsprechenden) das vollständige Vorbringen bezüglich sämtlicher vor der Einspruchsabteilung anhängigen Anträge enthalten, auch derjenigen, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren. Anderenfalls muss der Beschwerdeführer damit rechnen, dass erst nach der Beschwerdebegründung eingereichtes Vorbringen bezüglich dieser Anträge nicht im Verfahren berücksichtigt wird. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer Druckschriften aus einer zusätzlichen Recherche erst vorgelegt, nachdem der Patentinhaber Anträge, die bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden waren, über die Letztere jedoch nicht entschieden hatte, erneut eingereicht hatte. Daher ließ die Kammer besagte Druckschriften in Anwendung von Art. 12 (3), 13 (1) VOBK 2020 nicht zu.

Eine andere Ansicht vertrat die Kammer in T 2035/16. In einer ähnlichen Situation gelangte sie zu der Auffassung, dass die Replik für den Einsprechenden die erste Gelegenheit darstellte, auf die Einführung des Hilfsantrags ins Beschwerdeverfahren zu reagieren. Zwar war derselbe Antrag bereits im Einspruchsverfahren gestellt worden, doch war er nicht Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung und nicht Teil des Beschwerdeverfahrens, bis der Patentinhaber ihn erneut einbrachte. Siehe auch T 2872/19 (mit Bezug auf Art. 12 (4) VOBK 2007).

(vii) Unvollständige Vorbereitung des Falles

In J 3/20 machte der Beschwerdeführer den Grundsatz des Vertrauensschutzes erstmals während der mündlichen Verhandlung vor der Juristischen Beschwerdekammer geltend und gab an, dass er dem Inhalt einer Mitteilung in einem Parallelfall vertraut hätte, die er allerdings bereits 2016 erhalten hatte. Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, dass die Bedingung in Art. 12 (3) Satz 1 VOBK 2020 eine vollständige Vorbereitung unter Berücksichtigung aller verfügbaren maßgeblichen Dokumente verlangt. Somit war nach Ansicht der Kammer nicht ersichtlich, warum der Beschwerdeführer die neue Verteidigung und die zugrunde liegenden Tatsachen erst so spät im Verfahren vorgelegt und damit gegen Grundsätze der Verfahrensökonomie verstoßen hatte.