8.1. Bestimmung des Fachmanns
8.1.3 Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie
Der Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie ist durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern genau abgegrenzt. Seine Haltung gilt als konservativ. Er würde weder gegen ein bestehendes Vorurteil angehen noch sich auf unsicheres Terrain wagen noch unkalkulierbare Risiken eingehen. Der sogenannte Fachmann würde auf einem benachbarten Gebiet vorhandenes technisches Wissen auf sein eigenes Fachgebiet übertragen, wenn er dazu nur Routinearbeiten mit dem üblichen Versuchsaufwand durchführen müsste (T 455/91, ABl. 1995, 684; T 500/91; T 387/94; T 441/93; T 1102/00).
In T 60/89 (ABl. 1992, 268) vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, dass der Fachmann für Gentechnik aus dem Jahr 1978 nicht als Nobelpreisträger definiert werden darf, auch wenn einer Reihe von Wissenschaftlern, die damals auf diesem Gebiet arbeiteten, tatsächlich der Nobelpreis verliehen wurde. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Fachmann als in Lehre und Forschung tätiger Wissenschaftler (oder Team von Wissenschaftlern) anzusehen war, der in Laboratorien arbeitete, die damals die Entwicklung von der Molekulargenetik zur Gentechnik vollzogen. S. auch T 500/91, wo die Kammer entschied, dass die Entwicklung der Technik, von der der Durchschnittsfachmann (bei dem es sich auch um ein Team von Fachleuten handeln kann, s. T 141/87) normalerweise ausgeht, nicht die Lösung technischer Aufgaben durch wissenschaftliche Forschung auf bislang noch nicht erkundeten Gebieten einschließt (s. auch T 441/93).
In T 223/92 hatte sich die Kammer mit der Frage auseinanderzusetzen, welches Wissen und welche Fähigkeiten der Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Gentechnik im Oktober 1981 hatte, d. h. über ein Jahr später, als es bei T 500/91 der Fall war. Zu diesem Zeitpunkt wurden erheblich mehr Gene Klonierungs- und Expressionsverfahren unterzogen; die Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem technischen Gebiet entwickelten sich sehr rasch weiter. Das Wissen des Durchschnittsfachmanns müsse als das Wissen eines Teams von Fachleuten betrachtet werden, denen all die Schwierigkeiten bekannt seien, die bei der beabsichtigten Klonierung eines neuen Gens zu erwarten seien. Man müsse aber davon ausgehen, dass dem Fachmann der Erfindergeist zur Lösung solcher Probleme fehle, für die es noch keine routinemäßigen Lösungsverfahren gebe.
Vom sogenannten Fachmann könne nicht mehr erwartet werden als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen würden (T 886/91, T 223/92, T 530/95, T 791/96).
In T 207/94 (ABl. 1999, 273) stellte die Kammer fest, dass davon auszugehen ist, dass der Durchschnittsfachmann keine kreativen Überlegungen anstellen würde. Trotzdem kann von ihm erwartet werden, dass er jederzeit auf eine allen Fachleuten gemeinsame Weise reagiert, nämlich, dass eine Annahme oder Hypothese über ein mögliches Hindernis für die erfolgreiche Ausführung eines Projekts immer auf Tatsachen gestützt werden muss. Daher würde es nach Auffassung der Kammer nicht als Anzeichen dafür betrachtet werden, ob eine Erfindung ausgeführt werden könnte oder nicht, wenn keine Beweismittel dafür vorliegen, dass ein bestimmtes Merkmal ein Hindernis für die Ausführung einer Erfindung sein könnte.
In T 412/93 hatte das Patent die Herstellung von Erythropoietin zum Gegenstand. Die Beteiligten waren sich darin einig, dass in diesem Fall der Fachmann als ein Dreierteam zu betrachten sei, bestehend aus einem Wissenschaftler, der über langjährige Erfahrung mit dem hier erörterten Aspekt der Gentechnologie bzw. Biochemie verfüge, und zwei ihm zur Seite stehenden Labortechnikern, die mit den bekannten einschlägigen Verfahren bestens vertraut seien. Bei anderen Aspekten wäre je nachdem, welche Anforderungen an das fachliche Wissen und Können der Teammitglieder gestellt würden, unter Umständen eine andere Zusammensetzung zu wählen.
In T 455/91 (ABl. 1995, 684) stellte die Kammer fest, dass der Fachmann sich auf diesem Gebiet durchaus dessen bewusst sei, dass schon eine kleine strukturelle Änderung eines Erzeugnisses (z. B. eines Vektors, eines Proteins, einer DNA-Sequenz) oder eines Verfahrens (z. B. eines Reinigungsverfahrens) drastische funktionelle Änderungen hervorrufen kann. Nach Ansicht der Kammer nähme er eine eher konservative Haltung ein. So würde der betreffende Fachmann z. B. weder gegen ein bestehendes Vorurteil angehen noch sich auf "sakrosanktes" oder unsicheres Terrain vorwagen noch unkalkulierbare Risiken eingehen. Er wäre jedoch bereit, im Rahmen der üblichen Konstruktionsverfahren nach sich anbietenden geeigneten Änderungen oder Anpassungen zu suchen, die wenig Mühe und Aufwand verursachen und kein oder allenfalls nur ein kalkulierbares Risiko mit sich bringen, um auf diese Weise vor allem zu handlicheren oder passenderen Erzeugnissen oder zu Verfahrensvereinfachungen zu gelangen. S. auch T 441/93, T 867/13.
Würde ein Fachmann hingegen damit rechnen, dass es nicht nur bestimmter Routinearbeiten, sondern wissenschaftlicher Forschung bedarf, um eine zunächst auf einem Forschungsgebiet entwickelte Technologie (Verfahren zur Transformation vollständiger Saccharomyces-cerevisiae-Zellen) auf ein benachbartes Gebiet (Verfahren zur Transformation vollständiger Kluyveromyces-Zellen) zu übertragen, so kann eine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden (T 441/93).
In T 493/01 betraf die Erfindung ein protektives Antigen, das potenziell für einen Impfstoff gegen Keuchhusten infrage kam. Die Kammer wies darauf hin, dass der Fachmann auf dem Gebiet der Biotechnologie bereits in T 455/91 (ABl. 1995, 684) als vorsichtig und konservativ beschrieben worden war. Nach Auffassung der Kammer bedeute das jedoch nicht, dass er Informationen unberücksichtigt lassen würde, weil sie nicht in den Kernbereich seines Forschungsgebiets fielen oder nur für bestimmte Teile der Welt zuträfen. Können und Wissen des Fachmanns seien nicht geografisch beschränkt; seine Sichtweise sei vielmehr global. Er würde daher, wenn – wie im vorliegenden Fall – bekannt sei, dass von einem Pathogen in bestimmten Regionen der Welt eine Gefahr ausgeht, nicht zögern, auf frühere Erkenntnisse über dieses Pathogen zurückzugreifen oder es zum Ausgangspunkt seiner Forschungen zu machen.