2.4.1 Streichung eines Anspruchsmerkmals – unentrinnbare Falle

Ein erteilter Anspruch kann nicht durch Streichung eines beschränkenden Gegenstands aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Art. 123 (3) EPÜ unzulässig ist; wurde bei der Hinzufügung des beschränkenden Gegenstands gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoßen, sitzt der Anmelder in einer "unentrinnbaren Falle" (s. G 1/93 und Kapitel II.E.3.1.).

In T 1407/05 stellte die Kammer fest, dass das Anspruchsmerkmal A wesentliche technische Eigenschaften der Ansprüche in der erteilten Fassung beschrieb. Merkmal A wurde aus dem Wortlaut der Ansprüche in allen anhängigen Anträgen gestrichen; alle übrigen Anspruchsmerkmale blieben im Wesentlichen unverändert. Die Kammer befand, dass die Streichung eines positiven technischen Merkmals aus einem unabhängigen Anspruch prima facie zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führte und somit gegen Art. 123 (3) EPÜ verstieß.

In T 1983/14 hatte der Patentinhaber während des Prüfungsverfahrens ein beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung hatte er infolgedessen sein Prioritätsrecht verloren, wodurch seine eigene Vorbenutzung innerhalb der Prioritätsfrist für die Erfindung neuheitsschädlich war. Die Kammer sah dies genauso und befand zudem, dass das Problem des hinzugefügten Merkmals nicht durch eine Änderung hätte gelöst werden können, weil Art. 123 (3) EPÜ die Streichung eines problematischen beschränkenden Merkmals nach der Erteilung nicht zulässt.

In T 666/97 war im Produktanspruch des Hilfsantrags ein Verfahrensmerkmal nicht mehr enthalten, das der erteilte Produktanspruch enthalten hatte. Aus der Tatsache, dass der Gegenstand, für den gemäß Hilfsantrag Schutz beansprucht werde, ein Produkt sei, folge, so die Kammer, dass er nur durch Merkmale gekennzeichnet werden könne, die sich im/am Produkt selbst manifestieren. Das bedeute, dass Manipulationen, die bei der Herstellung des Produkts stattfinden, aber nicht zu Produktmerkmalen führen, für die Definition des beanspruchten Produkts und somit den Schutzbereich des Anspruchs keine Relevanz hätten. Dies sei eine zwangsläufige Konsequenz der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Gegenstand eines Product-by-Process-Anspruchs seine Neuheit nicht aus neuen Verfahrensschritten erlange, sondern nur aus strukturellen Merkmalen (s. T 205/83, ABl. 1985, 363). Zur Beantwortung der Frage nach der Erfüllung der Forderung des Art. 123 (3) EPÜ 1973 müsse somit entschieden werden, ob das weggelassene "Product-by-Process"-Merkmal technische Bedeutung für die Definition des beanspruchten Produkts habe, d. h., ob es ein Produktmerkmal sei. Die Kammer stellte fest, dass es sich hier um kein Produktmerkmal gehandelt habe. Daher sei der Anspruch nicht im Sinne von Art. 123 (3) EPÜ 1973 erweitert worden.

In T 1191/15 war ein Merkmal der Ansprüche in der erteilten Fassung aus dem neuen Hauptantrag gestrichen worden, sodass dieser Antrag nun Ausführungsformen umfasste, die von den Ansprüchen in der erteilten Fassung nicht umfasst waren (nämlich Ausführungsformen, bei denen die Steuerungsmittel des beanspruchten Dialysegeräts auf bestimmte Weise programmiert wurden). Damit lag ein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ vor.