2.4.11 Ersetzung eines Stoffes durch eine den Stoff enthaltende Vorrichtung

In T 352/04 war Anspruch 1 des erteilten Patents auf ein Haarbehandlungsmittel gerichtet, dass durch seine Bestandteile definiert war, während eine Alternative von Anspruch 1 des Hauptantrages zusätzlich dadurch gekennzeichnet war, dass das Mittel "in Form eines Non-Aerosol-Haarsprays mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung vorliegt". Auch die erteilten Unteransprüche enthielten keinen Hinweis auf irgendwelche Vorrichtungsmerkmale. Diese Änderung verstieß nach Auffassung der Kammer gegen Art. 123(3) EPÜ 1973, da der Schutzbereich erweitert worden sei. Durch die Aufnahme der mechanischen Sprühvorrichtung als separates Element in den Anspruch 1 ändere sich auch die Kategorie des Anspruchs, da sie nunmehr eine Sprühvorrichtung umfassen könne, die das kosmetische Mittel enthält. S. auch dieses Kapitel II.E.2.7. "Kategoriewechsel".

In T 1898/07 brachte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) vor, dass ein Anspruch auf ein abgepacktes Kit, das die flüssige Zusammensetzung nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthält, de facto vom Schutzumfang her enger sei als ein auf die flüssige Zusammensetzung gerichteter Anspruch, der ja die flüssige Zubereitung in allen möglichen Behältnissen, Gefäßen, Packungen oder Reservoirs umfasse. Die Kammer stimmte dem Beschwerdeführer insofern zu, als der Schutzumfang eines Anspruchs auf einen Gegenstand so zu betrachten ist, dass er diesen Gegenstand in jeder möglichen Packung oder in jedem möglichen Behälter umfasst. Allerdings handelt es sich bei einem "abgepackten Kit" offensichtlich um einen anderen Gegenstand als bei einer "flüssigen Zusammensetzung". Nach Auffassung der Kammer ist der Inhalt einer Packung kein kennzeichnendes Merkmal der Packung selbst. So entstand eine Verfahrenssituation, in der eine Handlung – beispielsweise die Herstellung der Box, der Packung oder eines anderen Behälters -, die das Patent in der erteilten Fassung nicht verletzen würde, infolge einer Änderung nach der Erteilung zu einer Verletzungshandlung wird. Gerade dies soll aber durch Art. 123 (3) EPÜ verhindert werden. Eine Vorlage nach Art. 112 (1) a) EPÜ war nicht gerechtfertigt, weil die Kammer nach Prüfung der Lehren der vom Beschwerdeführer angeführten Fälle T 579/01 und T 352/04 (Änderung von einem kosmetischen Mittel in eine Kombination aus einem kosmetischem Mittel und einer mechanischen Vorrichtung) zu dem Schluss kam, dass diese im vorliegenden Fall nicht anwendbar waren.