9.3.2 Ungeprüfte Fragen der Patentierbarkeit
Dieser Abschnitt wurde aktualisiert, um die Rechtsprechung und Gesetzänderungen bis 31. Dezember 2023 zu berücksichtigen. Die vorherige Version dieses Abschnitts finden Sie in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 10. Auflage (PDF). |
Müssten die Kammern für die Patentierbarkeit maßgebliche Fragen erstmals prüfen, so verweisen sie den Fall zurück, wenn die Prüfung dieser Fragen einen unzumutbaren Aufwand darstellt. Die Kammern entscheiden von Fall zu Fall, ob besondere Gründe im Sinne von Art. 11 VOBK 2020 vorliegen; dies ist zu verneinen, wenn die Kammer alle relevanten Fragen mit angemessenem Aufwand entscheiden kann.
Wenn die Grundlage für die Entscheidung über für die Patentierbarkeit maßgebliche Fragen nur im fortzusetzenden Prüfungsverfahren geschaffen werden kann, wird dies als unzumutbarer Aufwand angesehen (T 1531/16; s. auch T 601/19, T 2669/17).
Ein typisches Szenario ist, dass in der angefochtenen Entscheidung ein einziger Zurückweisungsgrund angegeben ist (z. B. unzureichende Offenbarung) und im Beschwerdeverfahren keine sachlichen Argumente zu anderen Patentierbarkeitsfragen als zu dem einzigen Zurückweisungsgrund. Sind nach Ansicht der Kammer noch weitere Patentierbarkeitsfragen offen, z. B. zur Prüfung der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der Klarheit, kann über die Beschwerde nicht ohne unzumutbaren Aufwand entschieden werden (T 3247/19; s. auch T 1650/19).
In T 578/16 erklärte die Kammer, dass es ein unzumutbarer Aufwand wäre, in der Beschwerde zum ersten Mal über Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu entscheiden, und dies dem eigentlichen Zweck einer gerichtlichen Überprüfung im Sinne des Art. 12 (2) VOBK 2020 zuwiderliefe (s. auch T 411/17). In T 131/18 waren die noch zu behandelnden Fragen zu komplex, um von der Kammer mit angemessenem Aufwand von Grund auf geklärt werden konnten.